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ABMAHNUNG WEGEN DESIGNVERLETZUNG ODER GESCHMACKSMUSTERVERLETZUNG

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IM FOKUS

Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung bzw. Designverletzung oder Abmahnung wegen Designrechtsverletzung. Egal, wie "das Problem" heißt, auf den ersten Blick scheint es ganz leicht zu sein, eine Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung bzw. Designverletzung abzuwehren und den Kosten der Abmahnung zu entgehen. Man zeigt einfach einige Design-Unterschiede zwischen dem vom gegnerischen Designrecht bzw. Geschmacksmuster geschützten Produkt und dem eigenen Produkt auf. Außerdem bietet sich der Einwand an, dass ein solches Geschmacksmuster bzw. Designrecht ein ungeprüftes Schutzrecht ist, dessen Rechtsbeständigkeit sich bestreiten lässt. Die Praxis zeigt allerdings, dass ein allzu sorgloser Umgang mit einer Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung häufig „daneben“ geht. Lesen Sie im nachfolgenden Beitrag, was man bei der Abwehr einer Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung oder Verletzung eines Designrechts beachten sollte.

DAS ZIEL EINER ABMAHNUNG WEGEN DESIGNVERLETZUNG

Eine Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung oder Designverletzung  ist eine letzte Aufforderung, die beanstandete Geschmacksmusterverletzung oder Designverletzung freiwillig zu beenden. Eine Abmahnung liegt dabei nur dann vor, wenn zum Ausdruck kommt, dass der Abgemahnte nach erfolglosem Fristablauf in jedem Fall gerichtlich in Anspruch genommen, d. h. „verklagt“ wird.   Fehlt es an einer solchen, unbedingten Drohung, dann liegt nur eine sog. Berechtigungsanfrage vor. Dieser kleine Unterschied ist für die Frage, ob vom Abgemahnten  Kosten zu erstatten sind enorm wichtig, dazu gleich noch mehr. 

Das  Ziel einer Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung bzw. Designverletzung ist, dass der Abgemahnte den Vertrieb seines Produkts, dessen Design beanstandet wird,  stoppt. 

Für den Fall, dass das der Abgemahnte das nicht tut, wird mit einer solchen  Abmahnung gleich ein Gerichtsverfahren vorbereitet: Die Abmahnung soll dem Abgemahnten die Möglichkeit nehmen die allfällige Klage dann doch ohne Gegenwehr anzuerkennen und alle bisherigen Kosten für die Klage auf den Kläger abzuwälzen, mit dem Argument es habe sich um einen  unnötigen „Überfall“ mit der Klage gehandelt.

Praxistipp:

Gerade im Designrecht und Geschmacksmusterrecht ist in vielen Fällen keine vorherige Abmahnung erforderlich.

Wenn der Inhaber des eingetragenen Designrechts oder Geschmacksmusters darlegen kann, dass Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Verletzer gleich zu Beginn des Vorgehens gegen ihn die angegriffenen Produkte beiseite schaffen könnte, um sie dem Vernichtungsanspruch des Inhabers des Designrechts oder Geschmacksmusters zu entziehen, der hat das Recht den Verletzer gleich mit einer vom Gericht erlassenen einstweiligen Verfügung zu überraschen - ohne eine Vorwarnung durch eine vorherige Abmahnung.

In einem solchen Fall hat der Verletzer die Kosten des Vorgehens gegen ihn auch dann zu tragen, wenn er die gegen ihn erlassene einstweilige Verfügung sofort anerkennt, 

DIE FRIST ZUR BEANTWORTUNG DER ABMAHNUNG

In einer Abmahnung wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung wird oft eine recht kurze Antwortfrist gesetzt.

Eine kurze Antwortfrist ist nicht ungewöhnlich

Die mit der Abmahnung gesetzte Frist sollte ernst genommen werden.

Der Grund für die kurze Frist liegt meist darin, dass sich der Abmahnende die Möglichkeit offen halten will, über die Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung vorab im Eilverfahren entscheiden zu lassen, indem er eine einstweilige Verfügung beantragt. Eine einstweilige Verfügung wird aber nur erlassen, wenn der Inhaber des Geschmacksmusters bzw. Designrechts nachweisen kann, dass die Sache für ihn dringlich ist. Hierfür muss er in der Regel  glaubhaft machen, dass ihm das angegriffene Produkt noch nicht länger als einen Monat bekannt ist.

Was passiert bei zu kurzer Fristsetzung

Wissen muss man, dass eine zu kurz gesetzte Antwortfrist die Abmahnung keineswegs unwirksam macht, sondern lediglich dazu führt, dass stattdessen eine angemessene Frist zur Antwort auf die Abmahnung ausgelöst wird.

Praxisbeispiel

A mahnt B per Fax am Freitag den 01.12.2017 wegen Designverletzung ab. In der Abmahnung wird eine dretägige Antwortfrist bis zum Montag, den 04.12.2017 gesetzt.

B lässt erst eine Recherche durchführen, ob sich Formenschatz finden lässt, der Anlass dazu gibt den Schutzbereich des Designrechts enger auszulegen, als von A geltend gemacht. B lässt seine Anwälte bei A um eine zweitägige Fristverlängerung bitten, die A aber ablehnt. Nachdem bisher keine Antwort auf die Abmahnung eingegangen ist, lässt B gleich am 05.12.2017 von seinen Anwälten den Erlass einer einstweiligen Verfügung bei Gericht beantragen. Am 06.12.2017 liegt A das Rechercheergebnis vor. Anhand dessen erkennt er, dass das Designrecht wirklich einen weiten Schutzbereich für sich in Anspruch nehmen kann und gibt unverzüglich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

A will nun nicht nur die Abmahnkosten von B ersetzt haben, sondern auch die Kosten für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung.

B wendet zu recht ein, dass im Falle einer Abmahnung wegen Designverletzung, zu deren sachgerechter Beurteilung typischerweise erst eine Recherche durchgeführt werden muss, eine Antwortfrist von nur zwei Werktagen zu kurz bemessen ist. Die Frist, die angemessen gewesen wäre, hätte jedenfalls nicht vor dem 06.12.2017 geendet. Auf Grund dessen hat B seine strafbewehrte Unrewrlassungserklärung noch rechtzeitig abgegeben und muss daher die Kosten für die Beantragung einer einstweiligen Verfügung nicht erstatten.

Option: Abgabe einer vorläufigen Unterlassungserklärung

Wer einem Fall, wie dem vorstehenden Beispielsfall, dem ungewissen Streit aus dem Weg gehen will, ob die gesetzte Frist wirklich zu kurz oder doch angemessen war, der kann die Abgabe einer nur vorläufigen strafbewehrten Unterlassungserklärung in Betracht ziehen. Das nimmt dem Abmahner die Möglichkeit eine einstweilige Verfügung zu beantragen.  Das damit verbundene zusätzliche Kostenrisiko entfällt daher.

Die vorläufige Unterlassungserklärung stellt keine Endgültige Entscheidung des Falles dar:

Eine solche vorläufige Unterlassungserklärung wird unter der Bedingung abgegeben, dass sie ihre Bindungswirkung verliert, wenn ein Gericht im Hauptsacheverfahren rechtskräftig entschieden hat, dass die geltend gemachte Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung in Wirlichkeit gar nicht vorliegt.

Eine zu rigorose Fristsetzung sollte misstrauisch machen

Dennoch sollte Sie eine allzu große Eile misstrauisch machen. Gerade in jenen Fällen, in denen fraglich ist, ob wirklich eine Gebrauchsmusterverletzung bzw. eine Designverletzung vorliegt, ist es eine beliebte Taktik eine sehr enge Antwortfrist vorzugeben. Gleichzeitig wird ein hoher Streitwert geltend gemacht, der die Anwaltsgebühren für die Gegenwehr in die Höhe treibt. Dadurch lässt sich der Abgemahnte in so manchem Fall zu einen Nachgeben motivieren, für das bei gründlicher Prüfung eigentlich kein Anlass bestanden hätte.

DIE ABMAHUNG SORGFÄLTIG PRÜFEN

Die tägliche Praxis gibt leider Anlass zu folgender Binsenweisheit:

Bevor in irgendeiner Form auf eine Abmahnung wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung reagiert wird muss erst einmal besonnen geprüft werden, ob im konkreten Fall wirklich eine Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung vorliegt. Anlass für diesen Hinweis gibt die Tatsache, dass für eine Abmahnung wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung Anwaltsgebühren in attraktiver Höhe fällig werden. Daher wird immer wieder gerne auch von Amateuren abgemahnt, die mit den Feinheiten des Geschmacksmuster- und Designrechts nicht wirklich vertraut sind. 

Rein rechtliche Einwände gegen die Abmahnung

Die Liste der rechtlichen Einwendungen, die unter Umständen gegen eine Abmahnung erhoben werden können, ist lang.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass der Einwand, der Abmahnung wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung sei keine Abbildung des geschützten Designs und/oder des angegriffenen Designs beigefügt gewesen, meist nicht stichhaltig ist. Denn es reicht wenn das geschützte Design und das Design, gegen das sich die Abmahnung richtet "sicher identifizierbar" gemacht werden. Zu diesem Zweck kann es reichen, in der Abmahnung die amtliche Nummer des Designs anzugeben und z. B. den Link unter dem sich ein Bild des angegriffenen Designs abrufen lässt - notfalls mit Hilfe eines Anwalts.

Keine Designverletzung wegen fehlender Designähnlichkeit

Der mit der Abmahnung wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung gerügte Verstoß liegt nur dann vor, wenn das geschützte Design und das angegriffene Design trotz ihrer ggf. vorhandenen Unterschiede "den gleichen ästhetischen Gesamteindruck" vermitteln.

Dieser sperrige Begriff ist ein Rechtsbegriff, dessen Grenzen für einen Laien nicht sicher zu ermitteln sind.

Zudem sind die Konturen dieses Begriffs fließend. Hierzu muss mann wissen, dass Designrechte und Geschmacksmuster einen dynamischen Schutzumfang haben: Wenn es am Anmeldetag nachweislich schon viele ähnliche Designs gab (wie z. B. auf dem Gebiet der Alufelgen für PKW), dann ist der Schutzbereich des neu hinzukommenden Designrechts oder Geschmacksmusters wesentlich kleiner, als der jenes Designrechts oder Geschmacksmusters, das z. B. einen futuristischen, selbstfahrenden Einkaufswagen schützt.

Das führt vor Augen, warum sich die für die Verletzung entscheidenden Grenzen des Schutzbereichs eines Designrechts oder Geschmacksmusters oft erst an Hand des Ergebnisses einer Recherche bestimmen lassen, die zeigt welcher Formenschatz am Vorabend der Anmeldung des gegnerischen Designrechts oder Geschmacksmusters schon bekannt war.

Keine Designverletzung wenn ein Vorbenutzungsrecht besteht

Der frühe Vogel fängt den Wurm...

Wie der Bundesgerichtshof gerade erst wieder in der am 29.07.2017 verkündeten Entscheidung BGH I ZR 9/16 - "Bettgestell" betont hat, können gegen denjenigen keine Ansprüche wegen Designverletzung erhoben werden, der sein Design schon vor dem Anmeldetag des gegnerischren Designrechts oder Geschmacksmusters entwickelt hatte und bereits im Begriff war, es zu vermarkten.

WETTBEWERBSWIDRIGE NACHAHMUNG

In vielen Fällen reicht es bei einer Abmahnung wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung nicht aus zu belegen, dass der Vorwurf einer Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung nicht zutrifft. Zu beachten ist insoweit, dass viele Abmahnungen wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung zusätzlich auch auf den Vorwurf der wettbewerbswidrigen Nachahmung gestützt sind.

Um den Vorwurf der wettbewerbswidrigen Nachahmung begründen zu können bedarf es keiner Anmeldung, Eintragung oder Registrierung des Designs, für das Schutz beansprucht wird.

Das einzige, was zur Begründung des Vorwurfs es läge auch ein Fall der wettbewerbswidrigen Nachahmung vor, erforderlich ist, ist 

  • dass der Abmahnende in nennenswertem Umfang ein eigenes Produkt vertreibt, das er selbst entwickelt hat oder für das er in Deutschland eine exklusive Vertriebslizenz inne hat
  • dass sich das Produkt des Abmahners designerisch von den bereits am Markt befindlichen Konkurrenzprodukten abhebt
  • und dass sich das angegriffene Produkt und das Produkt des Abmahners so deutlich ähneln, dass der unbefangene Verbraucher der Gefagr einer sogenannten "Herkunftstäuschung" unterliegt. 

WIE MAN RICHTIG AUF EINE ABMAHNUNG REAGIERT

Auf eine Abmahnung sollte nicht "irgendwie" reagiert werden. Stattdessen gilt es gezielt eine der bestehenden Handlungsoptionen auszuwählen.

Die Reaktion bei begründeter Abmahnung

"Strafe muss sein:" Wer zu Recht wegen Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung abgemahnt wurde, der muss tatsächlich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Lediglich die verbindliche Zusage zu machen, dass sich das beanstandete Verhalten nicht wiederholen wird, reicht nicht aus.

Wer allerdings damit rechnen muss, dass sein Gegner später "auf Teufel komm raus" nach einem Verstoß gegen die strafbewehrte Unterlassungserklärung suchen wird, um die hierfür versprochene Vertragsstrafe fällig werden zu lassen und einzukassieren, der sollte sich überlegen, ob er sich stattdessen nicht doch (kostenpflichtig!) von einem Gericht zur Unterlassung "verdonnern" lässt. Denn in diesem Fall geht die im Falle eines weiteren Verstoßes fällig werdende Strafe an den Fiskus anstatt in das Portemonnaie des Gegners - was die Fehlersuche deutlich unattraktiver macht.

Die lediglich "vielleicht" begründete Abmahnung

Gerade auch in Grenzfällen, in denen man sich darüber streiten kann, ob wirklich eine Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung vorliegt, besteht Handlungsbedarf. Es reicht hier oft nicht aus, dem Abmahner nur blauäugig zu erklären, warum er sich "irrt".

Denn für den Inhaber des geltend gemachten Designrechts oder Geschmacksmusters bietet es sich gerade im Grenzfall an, dem Fall mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung den entscheidenden Impuls zu seinen Gunsten zu geben. Das Spiel läuft in solchen Fällen immer gleich ab: Man fotografiert das angegriffene Design geschickt um so die bestehende Ähnlichkeit zum geschützten Design möglichst deutlich herauszuarbeiten. Daran anknüpfend argumentiert man geschickt und beantragt dann, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen soll - der Eile wegen ohne Anhörung des Gegners.  Wenn erst einmal eine einstweilige Verfügung in der Welt ist, die Eindruck macht, und der Gegner die angegriffenen Produkte sowieso erst einmal nicht mehr vertreiben darf, dann lässt sich oft recht gut eine "Einigung" erreichen, die ohne einen solchen Kniff nicht möglich gewesen wäre.

Das Mittel der Wahl zur Abwehr solcher Tricksereien ist die sogenannte Schutzschrift. Eine Schutzschrift ist ein Schriftsatz, in dem die Argumente des Abgemahnten, warum keine Verletzung vorliegt, zusammengefasst und anschaulich aufbereitet werden. Die Schutzschrift wird im Schutzschriftenregister hinterlegt. Das Schutzschriftenregister wird von dem Gericht, bei dem später ein Antrag des Abmahners auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingeht, abgerufen, bevor über den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung entschieden wird. So lässt sich sicherstellen, dass das Gericht nicht erst einmal unter dem Eindruck einer geschickt einseitig dargestellen Fakten- und Rechtslage entscheidet.

Die unbegründete Abmahnung

Wenn die Abmahnung wirklich unbegründet ist, dann hat der Abgemahnte einen Anspruch auf Erstattung der Kosten, die ihm dadurch entstanden sind, dass er seinerseits einen Anwalt eingeschaltet hat um die Abmahnung prüfen  zu lassen und abzuwehren.

In einem solchen Fall muss steht auch besprochen werden, ob es die Interessen des Abgemahnten erfordern eine verbindliche Klärung herbeizuführen, dass die Abmahnung unberechtigt war und keine Designverletzung oder Geschmacksmusterverletzung vorliegt. Das Mittel, um eine solche Klärung herbeizuführen, ist eine negative Feststellungsklage gegen den Abmahner. In dem auf eine solche Klage hin ergehenden Urteil stellt das Gericht fest, dass das geltend gemachte Designrecht oder Geschmacksmuster nicht verletzt wurde. Das schützt den Angegriffenen davor nach der zunächst konsequenzlosen Abmahnung die angegriffenen Produkte weiterzuvertreiben, um dann wesentlich später doch wieder angegriffen und nun mit horrenden Schadensersatzforderungen überzogen zu werden.

DIE KOSTEN DER ABMAHNUNG WEGEN DESIGNVERLETZUNG

Weil dem abgemahnten Designverletzer durch die Abmahnung ein noch teureres Gerichtsverfahren erspart wird, hat er dem Abmahner die Kosten für die Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung bzw. Designverletzung zu erstatten. Das gilt aber nur dann, wenn  die Abmahnung berechtigt ist und wenn auch wirklich eine Abmahnung vorliegt und nicht nur eine Berechtigungsanfrage im oben definierten Sinne.

Für einfache Fälle von Urheberrechtsverletzungen setzt § 97a Abs. 2 UrhG fest, dass die zu erstattenden Abmahnkosten auf 100 EUR gedeckelt sind. Das Geschmacksmusterrecht bzw. das Designrecht  und das Urheberrecht sind eng verwandt. Dennoch ist § 97a Abs. 2 UrhG auf die Kosten einer Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung nicht entsprechend anwendbar.

Die  Berechnungsgrundlage für die zu erstattenden Kosten bzw. Anwaltsgebühren ist stattdessen der Streitwert, d. h. das in Geld ausgedrückte wirtschaftliche Interesse des Abmahners daran, dass künftige Designverletzungen unterbleiben.  Dieses Interesse wird nicht strikt objektiv bestimmt. Stattdessen verlassen sich die Gerichte hier in weitem Umfang auf die Angaben des Abmahners.

Den für den Laien erschreckend hohen Streitwert selbst muss niemand bezahlen. Der Streitwert ist aber die Berechnungsgrundlage für die Kosten der Abmahnung. Die zu erstattende 1,3-fache Geschäftsgebühr nach RVG fällt trotzdem meist recht „happig“ aus. Die mittlerweile oft geltend gemachte  1,5-fache Geschäftsgebühr wird für normal gelagerte Fälle als überhöht und damit nicht erstattungsfähig angesehen.

Einen Überblick über die zu erstattenden Kosten einer Abmahnung wegen Geschmacksmusterverletzung  bzw. Designverletzung gibt die nachfolgende Tabelle, in Abhängigkeit vom Streitwert.


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