LIZENZVERTRÄGE IN DER INSOLVENZ

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Lizenzvertrag in der Insolvenz – bleibt meine Lizenz trotz Insolvenz erhalten? Nicht unbedingt: Wenn der Lizenzvertrag noch nicht vollständig erfüllt ist, kann bei Insolvenz des Lizenzgebers oder Lizenznehmers die weitere Erfüllung und damit die Weiternutzung der Lizenz verweigert werden. Die Crux ist, dass der lange geplante § 108a InsO, der Lizenzen generell insolvenzfest machen sollte, nie in Kraft getreten ist. Die Antwort auf die Frage, ob die Lizenz bei Insolvenz weiterhin genutzt werden darf, hängt daher nach wie vor von mehreren rechtlichen Besonderheiten ab.

► Dieser Beitrag erläutert die wichtigsten Grundsätze der Lizenz in Insolvenz und zeigt, wie Lizenzverträge möglichst insolvenzfest gestaltet werden können.

1. DIE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER INSOLVENZFESTIGKEIT VON LIZENZVERTRÄGEN

Warum ist die Insolvenzfestigkeit des Lizenzvertrages so wichtig?

Weil im Falle einer Insolvenz meistens ein Interessenkonflikt entsteht. Dessen Schwerpunkt hängt davon ab, ob die Lizenzgeber oder der Lizenznehmer insolvent ist. Folgende Konstellationen treten häufig in der Praxis auf:

a) BEI INSOLVENZ DES LIZENZGEBERS

Der insolvente Lizenzgeber bzw. dessen Insolvenzverwalter hat oft ein starkes Interesse daran, den Lizenzvertrag zu beenden. Denn für den insolventen Betrieb kann oft deutlich mehr erlöst werden, wenn das zugehörige, die Produktion schützende Patent oder Designrecht lastenfrei übertragen werden kann. Lastenfrei heißt hier, ohne dass es noch länger durch die schon an einen Dritten vergebene Lizenz belastet wird.

Für den Betrieb des vitalen Lizenznehmers, der auf der Grundlage einer Design- oder Patentlizenz eine Produktion eingerichtet hat, besteht hingegen unter dem Gesichtspunkt des Investitionsschutzes ein unbedingtes Interesse daran, die Lizenzproduktion auch dann fortführen zu können, wenn der Lizenzgeber insolvent ist. 

b) BEI INSOLVENZ DES LIZENZNEHMERS

Ist der Lizenznehmer insolvent, dann hat ein Lizenzgeber ein verständliches Interesse daran, es zu vermeiden, jahrelang keine Stück-Lizenzgebühren mehr zu bekommen. Dies deshalb, weil von der Lizenz wegen der Insolvenz des Lizenznehmers kein Gebrauch mehr gemacht wird und offen ist, ob sich überhaupt ein Erwerber findet, der später wieder von der Lizenz in gebührenpflichtiger Art und Weise Gebrauch macht.

Umgekehrt ist es hier im Interesse des insolventen Lizenznehmers, seinen sanierungsbedürftigen Betrieb möglichst komplett, samt Lizenz, zur Übernahme anbieten zu können. Das motiviert oft dazu, die Lizenz behalten zu wollen, um sie erst einmal "auf Eis" zu legen.

2. WAS PASSIERT, WENN DER LIZENZGEBER INSOLVENT IST?

a) WENN DER LIZENZVERTRAG NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ERFÜLLT IST 

Für den Fall, dass der Lizenzgeber insolvent ist , gilt § 103 InsO. Demnach hat sein Insolvenzverwalter ein Wahlrecht. Er kann entscheiden,

• ob er einen noch nicht vollständig erfüllten Lizenzvertrag erfüllen und die Gegenleistung fordern und voll bezahlen will  
• oder ob er die Erfüllung ablehnen und den dadurch evtl. entstehenden Schadensersatzanspruch später mit der Insolvenzquote bedienen will.

Letzeres bedeutet, dass dem bisherigen Lizenznehmer dann nur noch die Möglichkeit bleibt, seine durch die Nichterfüllung des Lizenzvertrages entstehenden Forderungen als Insolvenzgläubiger zur Tabelle anzumelden. Er wird sie dann später nur noch prozentual nach der Insolvenzquote befriedigt bekommen. Der nachfolgende Praxis-Fall veranschaulicht diese Konstellation.

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Auch wenn der Insolvenzverwalter des Lizenzgebers sich - ganz im Sinne des Lizenznehmers - für eine Fortsetzung des Lizenzvertrages entschieden hat, muss der Lizenznehmer auf der Hut bleiben. Viele Insolvenzverwalter wissen z. B. nicht, dass die Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung eines Patents in den meisten Ländern weiterlaufen - ohne Rücksicht auf die Insolvenz und die normalerweise damit verbundene Verfahrenshemmung. Es kann nicht schaden, den Insolvenzverwalter hieran zu erinnern.

b) WENN  DER LIZENZVERTRAG SCHON VOLLSTÄNDIG ERFÜLLT IST 

Unkritisch ist die Lage der Dinge, wenn der Lizenzvertrag von Seiten des Lizenznehmers bereits vollständig erfüllt worden ist.

Typische Beispiele vollständiger Erfüllung hierfür sind der Lizenzkauf und das kostenlose Mitbenutzungsrecht. Zum Lizenzkauf ist die BGH-Entscheidung BGH I ZR 173/14 - "Ecosoil" lesenswert.  

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c) WENN DIE LIZENZ EINE EXKLUSIVLIZENZ IST

In einer recht komfortablen Situation befindet sich der Lizenznehmer, wenn ihm der inzwischen insolvente Lizenzgeber seinerzeit eine Exklusivlizenz erteilt hat.

Eine Exklusivlizenz liegt immer dann vor, wenn niemand anderes, außer dem Lizenznehmer, von dem lizensierten Schutzrecht (Patent, Design oder Marke) Gebrauch machen darf. 

Eine Exklusivlizenz wird bei Insolvenz den dinglichen Rechten gleichgestellt, wie etwa dem Eigentum an einem Grundstück. Dadurch hat der Lizenznehmer nach Maßgabe des § 47 InsO die Möglichkeit, geltend zu machen, dass seine Exklusivlizenz nicht zur Insolvenzmasse gehört. Auf Grund dessen ist dann der gefährliche § 103 InsO nicht anwendbar. 

d) WENN DIE LIZENZ EINE UNTERLIZENZ IST

Ebenfalls unkritisch dürfte die Lage des Lizenznehmers sein, wenn er "lediglich" Inhaber einer wirksam erteilten Unterlizenz ist.

Denn der BGH hat mit seiner neueren, nachfolgend aufgelisteten Rechtsprechung festgelegt, dass Unterlizenzen an Urheberrechten bzw. an einem Markenrecht bei Wegfall der Hauptlizenz nicht automatisch erlöschen. Das verbessert die Rechtsposition des Inhabers einer Unterlizenz wesentlich.

Die eben genannten BGH-Urteile gelten alle bis heute. Der entscheidende Punkt in Bezug auf die eben genannten BGH-Urteile ist, dass § 103 InsO den Hauptlizenzvertrag weiterbestehen lässt - nur seine Erfüllung kann ggf. vom Insolvenzverwalter verweigert werden. Das mag zwar wirtschaftlich wie eine Kündigung wirken, entzieht aber der Unterlizenz nicht ihre Existenzgrundlage. Stattdessen bleibt Raum dafür, dass die Unterlizenz weiterhin Sukzessionsschutz genießen kann. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass der Insolvenzverwalter auch keine Chance hat, über § 103 InsO "direkt" an den Inhaber der Unterlizenz heranzukommen und ihm die Erfüllung zu verweigern. Denn der Unterlizenznehmer gehört nicht zu dem von § 103 InsO genannten Personenkreis. Somit fehlt es an jener vertraglichen Beziehung zwischen dem Schutzrechtsinhaber und "Hauptlizenzgeber" einerseits und dem Inhaber der Unterlizenz andererseits, die erforderlich ist um § 103 InsO gegenüber dem Inhaber der Unterlizenz anwenden zu können. 

Lediglich noch am Rande sei vermerkt, dass zu prüfen ist, ob der Insolvenzverwalter des Schutzrechtsinhabers und Lizenzgebers in diesem Fall gegen den gekündigten Hauptlizenznehmer aus Bereicherungsrecht vorgehen kann. Er wird dabei versuchen, den Anspruch auf Abtretung der gegen denUnterlizenznehmer bestehenden Ansprüche auf Zahlung der Lizenzgebühr geltend zu machen. Das ist aber für den Unterlizenznehmer nicht von praktischer Bedeutung. Denn dem Unterlizenznehmer kann egal sein, an wen er die jeweils fälligen Lizenzgebühren entrichtet.

Man wird daher eine Unterlizenz als "insolvenzfest" gegenüber der Insolvenz des Schutzrechtsinhabers ansehen können.

3. WAS PASSIERT, WENN DER LIZENZNEHMER INSOLVENT WIRD?

Für den Fall, dass der Lizenznehmer die Partei ist, die in Insolvenz fällt, gilt Folgendes:

Vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens rückständig gewordene Lizenzgebühren teilen selbstverständlich das Schicksal jedes anderen Zahlungsanspruchs. Sie müssen zur Tabelle angemeldet werden. Zu gegebener Zeit werden sie dann mit der Insolvenzquote "bedient".  

Übt der Insolvenzverwalter nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens sein Wahlrecht gem. § 47 InsO dahingehend aus, dass er nicht die Beendigung, sondern die Erfüllung des Lizenzvertrages wählt und sich die Nutzung der Lizenz offenhält, dann sind die von nun an entstehenden Lizenzgebühren Masseschulden (§§ 53, 55 Abs. 1, Nr. 2 InsO), sodass der Lizenzgeber für die künftige Fortsetzung der Nutzung zuverlässig und vollumfänglich bekommt, was ihm gebührt. 

Wie schon oben dargelegt ist eine solche Wahl des Insolvenzverwalters für den Lizenzgeber meist nachteilig. Dies jedenfalls dann, wenn eine Stücklizenzgebühr vereinbart wurde und die Lizenz während der Insolvenz gar nicht oder nicht mehr so intensiv, wie vorher, genutzt wird. 

4. VERTRAGLICHE REGELUNGEN, DIE DIE EIGENE POSITION IM INSOLVENZFALL VERBESSERN

Es ist egal, ob Sie Lizenzgeber oder Lizenznehmer sind. Sie sollten schon bei Abschluss des Lizenzvertrages auf den für Sie passenden Vertragsklauseln bestehen. Die wichtigsten vertraglichen Optionen, von denen Sie sich beim Abschluss des Lizenzvertrages mindestens eine sichern sollten, um Ihre Lizenz insolvenzfest zu machen, finden Sie nachfolgend erläutert.

a) DIE KÜNDIGUNG WEGEN INSOLVENZ VERSAGT

Die Idee, in einem Lizenzvertrag dem Lizenzgeber ein Sonderkündigungsrecht für den Fall einzuräumen, dass der Lizenznehmer irgendwann insolvent wird und dann das lizensierte Recht vermutlich nicht mehr wirklich effektiv nutzen wird, ist ein gefährlicher "Evergreen".

Befeuert wird dieser Evergreen auch von einer neuen Entscheidung des BGH, nämlich dem Urteil vom 27.10.2022, Az. IX ZR 213/21 - "Kündigung bei Insolvenz". In dieser Entscheidung legt der BGH u. a. fest, dass bei Bestehen eines sachlichen Grundes, der schon bei Vertragsschluss erkennbar war, ein Kündigungsrecht wegen Insolvenz ausnahmsweise zulässig sein kann, weil § 119 InsO dann nicht zur Anwendung kommt. 

Der Ansatz des BGH versagt allerdings dort, wo dingliche Rechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Marken oder Designrechte lizensiert werden. Denn für diese sieht § 112 InsO eine strikte Kündigungssperre vor.

b) DIE KÜNDIGUNG WEGEN UNTERSCHREITUNG DES MINDESTUMSATZES KANN ABHILFE SCHAFFEN

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht eines Lizenzgebers ratsam, immer dann, wenn der Lizenzvertrag Stücklizenzgebühren vorsieht, dem Lizenznehmer einen monatlichen, quartalsweisen oder halbjährlichen Mindestumsatz vorzuschreiben und ein Kündigungsrecht zu seinen eigenen Gunsten vorzusehen, nämlich für den Fall, dass der Mindestumsatz nicht erreicht wird.

Zu beachten ist allerdings, dass  der Lizenzgeber buchstäblich auf Draht sein muss, wenn er hiervon erfolgreich Gebrauch machen will. Dies deshalb, weil die Kündigung wegen Verfehlung des vereinbarten Mindestumsatzes nur dann wirksam ist, wenn sie vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausgesprochen worden ist.

Wer als Lizenzgeber also den Verdacht hegt, dass sein Lizenznehmer unter Umständen irgendwann in Insolvenz fällt, der ist gut beraten, rechtzeitig ein fortlaufendes Bonitäts-Monitoring einzurichten - und dann wirklich auch schon zu kündigen, sobald der Mindestumsatz erstmals in relevanter  Art und Weise unterschritten worden ist.

c) DER AUFSCHIEBEND BEDINGTE VOLLRECHTSERWERB SCHAFFT ABHILFE

Einen weiteren Ansatzpunkt für eine vertragliche Regelung hat der BGH mit dem zum Aktenzeichen IX ZR 162/04 – „Softwarenutzungsrechte“ ergangenen Urteil aufgezeigt. 

Laut des BGH ist eine vertragliche Regelung zulässig, die eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund vorsieht bei gleichzeitiger aufschiebend bedingter Rechteübertragung aller Nutzungs- und Verwertungsrechte. Dem Insolvenzverwalter wird der Zugriff auf die Nutzungsrechte in dieser Konstellation dergestalt entzogen, dass bei Ausübung des außerordentlichen Kündigungsrechts die Nutzungs- und Verwertungsrechte aus der Lizenz gegen einmalige Gebühr auf den Lizenznehmer übergehen.

Extrem wichtig ist dabei allerdings, dass die vertragliche Kündigungsregelung offen formuliert sein muss. Sie darf sich also nicht allein auf den Fall der Insolvenz beschränken. Denn sonst gilt § 191 InsO, der aufschiebend bedingte Forderungen der Insolvenzmasse zuweist. 

Ein "heißes Eisen" ist in dieser Konstellation die Frage, ob man die Insolvenz eines Vertragspartners sicherheitshalber schon im Lizenzvertrag expressis verbis als wichtigen Grund definiert, der eine außerordentliche Kündigung rechtfertigt.

Angesichts des § 191 InsO ist von dieser Idee abzuraten.

Vielmehr sollte im Vertrag eine neutrale Definition hinterlegt werden, die verschiedene Konstellationen als "unzumutbar" definiert, darunter auch den Insolvenzfall.

e) DER LIZENZSICHERUNGSNIESSBRAUCH SCHAFFT ABHILFE

Der Lizenzsicherungsnießbrauch ist zwar eher ein Exot unter den Absicherungsmöglichkeiten. Allerdings dürfte er in vielen Fällen trotzdem die praktikabelste Variante unter den Absicherungsmöglichkeiten sein.

Beim Sicherungsmissbrauch wird der Nießbrauch schon bei Abschluss des Lizenzvertrages unter der aufschiebenden Bedingung bestellt, dass der Insolvenzverwalter in einem späteren Insolvenzfall die Fortführung des Lizenzvertrages ablehnt. Sobald der Insolvenzverwalter abgelehnt hat, ist die Bedingung eingetreten, die den Sicherungsnießbrauch am lizenzierten Schutzrecht wirksam entstehen lässt. 

Der Sicherungsnießbrauch ist ein dingliches Recht, das gemäß § 47 InsO nicht zur Insolvenzmasse gehört, so dass § 103 InsO gegenüber dem Sicherungsnießbrauch nicht greift.  

Wichtig ist, dass gleich zusammen mit dem Lizenzvertrag ein zusätzlicher Sicherungsvertrag abgeschlossen wird, der den Inhalt und Umfang des Nießbrauchsrechts bestimmt. Dieser zusätzliche Sicherungsvertrag sollte sich eng am eigentlichen Lizenzvertrag orientieren.

Das Charmante ist, dass dieser Sicherungsnießbrauch auch dann in Kraft treten kann, wenn der Lizenzgeber noch vor dem Eintritt der Bedingung und damit vor der Entstehung des Sicherungsnießbrauchs ein oder mehrere  weitere Lizenzen an dem fraglichen Patent, Gebrauchsmuster, Markenrecht oder Designrecht an Dritte vergeben hat.

f) DIE ERTEILUNG EINER EXKLUSIVLIZENZ SCHAFFT ABHILFE

Eine andere denkbare vertragliche Regelung ist die, dass sich der Lizenznehmer von Anfang an vom Lizenzgeber eine exklusive Lizenz erteilen lässt, der dann quasi von allein § 47 InsO zur Seite steht.

Dieser Ansatz wird aber in vielen Fällen Theorie bleiben.

Dies insbesondere dann, wenn der Lizenzgeber sein Patent bzw. sein lizenziertes Schutzrecht auch weiterhin selbst nutzen will. Hinzu kommt, dass eine von vornherein exklusive Lizenz zu deutlich höheren Lizenzgebühren führen wird, als eine einfache Lizenz.

g) DER LIZENZKAUF SCHAFFT ABHILFE

Die einfachste vertragliche Vereinbarung zur Vermeidung späterer Schwierigkeiten mit einem Insolvenzverwalter ist die des sogenannten  Lizenzkaufs. Dem Lizenznehmer wird eine meist einfache Lizenz erteilt, die bis zum Laufzeitende des betreffenden Schutzrechts gilt.

Der Lizenznehmer zahlt hierfür keine monatlichen Nutzungsgebühren. Stattdessen leistet er gleich zu Beginn des Lizenzvertrages eine sprechend hohe Einmalzahlung. Das ist letztendlich nichts anderes als der Kauf einer Lizenz durch einmalige Zahlung des Kaufpreises.  

Ein solcher Lizenzkauf präsentiert sich im späteren  Insolvenzverfahren als bereits vollständig erfüllter Lizenzvertrag, bei dem sämtliche gegenseitigen Hauptleistungspflichten bereits erbracht sind. Aufgrund dessen ist § 103 InsO hierauf nicht mehr anwendbar.

h) DIE UNTERLIZENZ SCHAFFT ABHILFE

Gerade im Konzern ist die Unterlizenz ein probates Mittel um Abhilfe zu schaffen, dass im Insolvenzfall Schwierigkeiten entstehen.  Insoweit wird auf den nachfolgenden Praxis-Fall verwiesen.

Kleine Firmen werden allerdings vermutlich eher nicht in den Genuss kommen mithilfe einer Unterlizenz Schwierigkeiten im Insolvenzfall zu vermeiden.

Zwar sind Fälle vorstellbar, in denen dem Geschäftsführer persönlich eine Lizenz erteilt wird, die auch zur Unterlizensierung an die von ihm vertetene Ein-Mann-GmbH berechtigt.

Solche Fälle laufen aber Gefahr als unzulässige Umgehungsversuche der InsO angesehen zu werden. Sie sind dann womöglich im Lichte des § 109 InsO unwirksam.

5. DER INSOLVENZBEDINGTE BETRIEBSÜBERGANG

Im Zuge der insolvenzbedingten Abwicklung kommt es regelmäßig zu Betriebsübergängen oder Teilbetriebsübergängen auf einen neuen Erwerber, der wesentliche Teile der Insolvenzmasse gekauft hat. 

In dieser Situation stellt sich zum einen die Frage, ob die betreffende Lizenz (z. B. an einem für die Fortsetzung der Produktion dringend benötigten Patent) überhaupt im Zuge eines Betriebsübergangs übertragbar ist - oder ob nicht eventuell ein ganz anderer Weg beschritten werden muss, um die Lizenz zu "übertragen". Zu denken ist hier beispielsweise an eine Verschmelzung der entschuldeten Gesellschaft mit der übernehmenden Gesellschaft, sodass die rechtsgeschäftlich nicht übertragbare Lizenz im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übergehen kann. 

Für den Lizenzgeber bedeutet dies, dass er sich schon bei Vertragsabschluss darüber Gedanken machen sollte, ob er derartigen "Imponderabilien" nicht von vornherein durch eine entsprechende Vertragsklausel vorbeugen will - denn der spätere Abkäufer des Insolvenzverwalters könnte sein schärfster Konkurrent sein... 

Ebenfalls als sehr spannend erweist sich immer wieder die Tatsache, dass die ausdrückliche Übertragung einer an sich notwendigen Lizenz bei der Betriebsübertragung häufig schlicht und einfach vergessen wird. 

Dabei stellt sich zum Teil erst nach geraumer Zeit heraus, dass der Erwerber des aus der größeren Insolvenzmasse herausgekauften Betriebs mit dem notariellen Vertrag und dem zugehörigen ausführlichen Inventarverzeichnis alles bis hin zum Kleinteilelager erworben hat - außer der für die ungestörte Produktion benötigten Lizenz an einem Patent eines Dritten, mit dem man sich vor Jahren im Wege eines weitere Schutzrechtsstreitigkeiten vermeidenden Vergleichs geeinigt hatte, der jedoch im Rahmen der Inventur nicht berücksichtigt wurde, weil die Rechte aus einem im Archiv liegenden Vertrag nun einmal nicht zu den "Gütern" gehören, die typischerweise bei der Inventarisierung erfasst werden.

Dies kann zu erheblichen Problemen führen, da sich ein solches Versehen wenn, dann nur noch mit Wirkung für die Zukunft heilen lässt, indem die vergessene Übertragung nachgeholt wird - soweit überhaupt noch möglich. Gegenüber dem Schutzrechtsinhaber, der mit einer Klage droht, um für die bisherigen Benutzungshandlungen Schadensersatz zu liquidieren, bietet eine solche Nachholung indes keinen hinreichenden Schutz.

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