Abmahnung wegen Markenverletzung abwehren
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"Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung abwehren" ist ein Beitrag von Dipl.-Ing. Martin Misselhorn, Patent- und Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, European Trademark Attorney.
Schwerpunkt seit über 20 Jahren: Markenverletzung
Zuletzt fachlich geprüft: 12.09.2026
PA & RA M. Misselhorn
Abmahnung erhalten ► Das Wichtigste in 90 Sekunden:
- Sie haben eine Abmahnung wegen Markenverletzung auf dem Tisch. Also verwendet eines Ihrer Produkte und/oder Ihr Firmenname eine Marke, die (angeblich) zu Gunsten eines Dritten geschützt ist.
- Die Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung ist eine Warnung, dass als Nächstes das Gericht eingeschaltet wird um die behauptete Markenverletzung zu beenden. Für eine begründete Abmahnung wg. Markenverstoß besteht Antwortpflicht. Sie muss also passend abgewehrt oder deskaliert werden.
- Ruhig Blut. Fristen einhalten. Einen Profi konsultieren, zumindest per kostenloser Erstberatung, Hotline 0841/8856460 & Mailform. Niemals vorher Unterlassungserklärung abgeben.
- Solange Sie nichts unterschreiben, bedeutet eine Abmahnung nicht "Verkaufsstopp ab heute". Bei regulärer Klage haben Sie im worst case noch ca. 9 Monate Umstellzeit. Wird erfolgreich eine einstweilige Verfügung vorgeschaltet (=Eilverfahren) kann es allerdings schon kurz nach Fristablauf vorbei sein. Betroffen ist meist auch die Webseite.
- Anders, als oft kolportiert, macht es keinen Sinn, das beanstandete Produkt sofort offline zu nehmen: Geben Sie Ihrem Anwalt bitte die Chance sich genau das Gleiche anzusehen, was zuvor der Abmahnende gesehen hat. Oft sind Feinheiten wichtig.
- Betrifft der Streit eine Marke für ein Technikprodukt, bitte zusätzlich auch die kostenlose Erstberatung eines Patentanwalts einholen. Denn der weiß z. B. warum "BLDC" keine Marke für eine Akkubohrmaschine sein kann und warum es problematisch ist für einen Innensechskantschlüssel die Marke INBUS per Abmahnung wegen Markenverstoß geltend zu machen.
Verletzung der Marke INBUS (Foto: MW-Patent) - Falls Ihnen mit dem Strafrecht gedroht wird: Nur vorsätzliche, also "absichtlich"(!) begangene Markenverletzungen sind strafbar: Etwa "Rolex-Fakes..."
- Bei Markenverletzungen kommt allerdings der privatrechtliche Haftungsdurchgriff auf den Geschäftsführer (GF) in Frage.
- Lassen Sie überprüfen, ob die von der Abmahnung behauptete Markenverletzung wirklich vorliegt. Markenrecht ist Spezialmaterie. Sie spricht aber wegen ihrer hohen Gebühren auch viele Amateure an, die Fehler machen. Keinen Fehler machen gilt auch für Sie: Äußern Sie sich niemals aus Laiensicht zur Markenverletzung!
- Lassen Sie überprüfen, ob die die Abmahnung wegen Markenverletzung tragende Marke wirklich rechtsbeständig ist. Möglicherweise benutzen Sie ja ihre Geschäftsbezeichnung schon länger und haben daher die älteren Rechte oder die gegnerische Marke ist wegen Nichtbenutzung oder ihres beschreibenden Charakters löschungsreif. Das Gebiet "Abmahnung Markenrecht" ist voll von Überraschungen...
- Dass Sie die als Markenverletzung angegriffene Marke oder Firmenbezeichung schon seit Jahren verwenden hilft jdf. nicht, wenn der Markeninhaber glaubhaft machen kann dies erst kürzlich gemerkt zu haben und wenn seine Marke älter ist.
- Nicht zu vergessen: Wenn Sie eine GmbH sind oder aus anderem Grund bilanzieren, dann sind Sie nunmehr dazu berechtigt steuerliche Rückstellungen zu bilden. Die "Abmahnung Markenrecht" wird vom Finanzamt hierfür annerkannt.
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Nachfolgender Beitrag fasst zusammen, was bei der Abmahnung zu beachten ist.
Inhaltsverzeichnis (klickbar)
1. Sind Sie der richtige Adressat für die Abmahnung?
2. Sind die Voraussetzungen für eine Markenverletzung erfült?
a) Liegt eine markenmäßige Benutzung vor?
b) Besteht Verwechslungsgefahr?
c) Nur kleiner Schutzbereich bei hoher Markendichte
d) Ist die Marke rechtsbeständig?
e) Bestehen ältere Gegenrechte?
f) sind die Rechte aus der Klagemarke erschöpft?
3. Welche Ansprüche hat der Markeninhaber wenn es wirklich eine Markenverletzung ist?
a) Besteht ein Unterlassungsanspruch?
b) Besteht ein Schadensersatzanspruch?
c) Besteht ein Anspruch auf Rückruf?
1. Sind Sie der richtige Adressat für die Abmahnung?
Allem voran ist stets zu prüfen, ob der Abmahner für seine Abmahnung wegen der angeblichen Markenverletzung den richtigen Adressaten gewählt hat. Die Rechtsprechung ist hier sehr förmlich. Angeschrieben werden muss und darf immer nur derjenige, der rechtlich tatsächlich für die Markenverletzung verantwortlich ist und der nicht rein als Privatperson handelt.
An dieser Stelle geht im Internetzeitalter deutlich weniger „schief“ als früher. Dennoch wird an dieser Stelle in jüngster Zeit gerne übersehen, dass sich die höchstrichterliche Rechtsprechung geändert hat:
Der Geschäftsführer einer von ihm vertretenen Gesellschaft haftet seit einigen Jahren nicht mehr vollautomatisch schon deswegen, weil er Kenntnis von der Markenverletzung hatte.
Mehr zum "richtigen" Adressaten Weniger zum "richtigen" Adressaten…2. Liegt wirklich eine Markenverletzung vor?
a) Liegt eine markenmäßige Benutzung vor?
Eine zur Abmahnung berechtigende Markenverletzung setzt zwingend voraus, dass das fragliche Zeichen bzw. die Bezeichnung auch wirklich „markenmäßig“, d. h. als Herkunftshinweis, benutzt wird. Die Benutzung des fraglichen Zeichens nur zur Beschreibung einer Eigenschaft der angebotenen Ware oder Dienstleistung reicht nicht aus. In der Praxis fehlt es hieran immer wieder. Es ist oft nicht einfach, die fein verästelte Rechtsprechung zu diesem Thema genau genug im Blick zu behalten.
PRAXISBEISPIEL:
Ein schönes Beispiel ist die Marke „Siu Lam Wing Chun“, DE 302015207766. Diese Marke war zunächst für die „Ausbildung im Bereich der Kampfkunst“ geschützt worden. Eine konkurrierende Kampfsportschule „Siu Lam Wing Chun“ war dann wegen angeblicher Markenverletzung verklagt worden. Recherchen des Verfassers dieses Artikels brachten die nötigen Beweise dafür an das Tageslicht, dass „Siu Lam Wing Chun“ die Bezeichnung einer Stilrichtung des Kampfsports Wing Chun ist, die seit einigen Jahren wieder im Trend liegt. Daher hat des Gericht entschieden, dass keine markenmäßige Benutzung und daher keine Markenverletzung vorliegt.
Siu Lam Wing Chun ist Stilbezeichnung statt Markenverletzung
Hier können Sie im Detail die Gründe nachlesen, warum rechtskräftig entschieden wurde, dass Siu Lam Wing Chun keine Verletzung der gleichnamigen Marke darstellt, weil keine markenmäßige Benutzung vorgelegen hat...
Hotline 0841/885646-0
b) Liegt Verwechslungsgefahr vor?
Angenommen das angegriffene Zeichen wird markenmäßig benutzt. Auch dann liegt eine berechtigte Abmahnung wegen Markenverletzung nur dann vor, wenn eine sogenannte Verwechslungsgefahr zwischen der geschützten Marke und dem angegriffenen Zeichen besteht.
Hierzu bedarf es der Doppelidentität oder zumindest der Doppelähnlichkeit, wie folgt:
- Die geschützte Marke und das abgemahnte Zeichen müssen zumindest ähnlich sein.
- Zusätzlich müssen auch die Waren bzw. Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird, zumindest ähnlich sein
- Es gilt die Wechselwirkungslehre: Je ähnlicher die sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desdo geringer kann die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausfallen, bevor Verwechslungsgefahr zu verneinen ist - und umgekehrt.
Hierzu gibt es umfangreiche Rechtsprechung, die man kennen muss.
PRAXISBEISPIEL: Ein willkürlich konzipiertes Lehrbeispiel hierfür ist der Fall Limit gegen Lillit. Nehmen wir an, dass „Limit“ als Marke für Alkopops (also "Limo mit Alkohol") geschützt ist. Dann wird man einen Konkurrenten, der das Zeichen „Lillit“ für seine alkoholfreie Orangenlimonade verwendet, abmahnen können, da Verwechslungsgefahr besteht. Im Grenzbereich liegt der Fall, wenn „Lillit“ für einen Energy-Drink verwendet wird. Hier wird man schon gekonnt argumentieren müssen um zur wohl möglichen Bejahung einer Markenverletzung zu kommen. Keine hinreichende Verwechslungsgefahr liegt dagegen vor, wenn die angegriffene jüngere Marke „Lillit“ nur für ein supermarktübliches Milchmischgetränk verwendet wird.
c) Nur kleiner Schutzbereich bei hoher Markendichte
Dass eine Markenrecherche auch dann helfen kann, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist und eine Abmahnung wegen Markenverletzung vorliegt, überrascht den einen oder anderen nach wie vor.
Fakt ist, dass im Markenrecht nach wie vor folgender Grundsatz gilt: Immer dann, wenn für einen Produktbereich bereits viele sehr ähnlich klingende Marken in Benutzung sind, kann davon ausgegangen werden, dass der Verbraucher genauer hinsieht und daher auch in Bezug auf eigentlich recht ähnliche Marken (noch) keiner Verwechslungsgefahr unterliegt.
Details zum Thema Markenrecherche
Wer sich für nähere Einzelheiten zum Thema "Markenrecherche" interessiert liest hier weiter...
VERFREMDETES PRAXISBEISPIEL:
Die Marke "Appetix" sei neu für Chips eingetragen worden. Der Inhaber der älteren und für Salzgebäck eingetragenen Marke "Appetinis" macht eine Markenverletzung geltend.
Von einer Markenrecherche ausgehend lässt sich allerdings nachweisen, dass für diese Warengattung bereits seit langem eine ganze Reihe sehr ähnlich klingender Wortmarken in Gebrauch sind, darunter Marken wie Appetise, Apetitos, Appetiri. Angesichts dessen lässt sich gut vertreten, dass zwischen Appetix und Appetinis für Chips keine Verwechslungsgefahr besteht. Das entscheidende Argument lautet, dass die Verbraucher bzw. "maßgeblichen Verkehrskreise" aufgrund der Tatsache, dass auf dem maßgeblichen Warengebiet viele sehr ähnliche Marken in Gebrauch sind, es gewohnt sind, genauer hinzusehen bzw. hinzuhören.
d) Ist die Marke rechtsbeständig?
Eine Markenverletzung liegt im Übrigen erst dann vor, wenn die Marke, die die Grundlage der Abmahnung wegen Markenverletzung bildet, tatsächlich rechtsbeständig ist anstatt löschungsreif.
Auch hieran fehlt es nicht selten.
Das Problem ist, dass das Geschäft mit Markeneintragungen inzwischen auch bei den Patentämtern längst ein Massengeschäft ist. Kein Amt hat daher die Muße, zeitaufwendig zu recherchieren, ob die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, wirklich nicht beschreibend und daher vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Die "Marke" Black Friday war ein prominentes Beispiel hierfür.
Mehr zur mangelnden Rechtsbeständigkeit... Weniger zur mangelnden Rechtsbeständigkeit…Praxisbeispiel:
Als "Black Friday" wird in den USA seit vielen Jahren jener einkaufsstarke Freitag bezeichnet, der der erste Freitag nach Thanksgiving ist und an dem traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt.
Wir schreiben in diesem Fall das Jahr 2013. Es gab bereits das eine oder andere "Black-Friday-Event" in Deutschland, der "Black Friday" stand kurz davor, auch in Deutschland zum echten "Hype" zu werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es einem angeblich mit Österreich in Verbindung stehenden fernöstlichen Unternehmen gelungen, die Marke "Black Friday" mit einem extrem breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eintragen zu lassen.
Black Friday dürfte dem Deutschen Patent- und Markenamt "durchgerutscht" sein...
Wer sich im Detail dafür interessiert, was hinter den massenhaften Abmahnungen wegen Verletzung der Marke "Black Friday" steckt, sollte hier weiterlesen...
Hotline 0841/885646-0
Auf dem Höhepunkt des "Black-Friday-Hype" wurde dann auf breiter Front abgemahnt und es wurden Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Hier spricht vieles dafür, dass die Marke "Black Friday" niemals hätte eingetragen werden dürfen, da schon am Tag ihrer Anmeldung absehbar war, dass die Marke demnächst auch in Deutschland beschreibend benutzt werden wird und daher § 8 MarkenG einer Monopolisierung entgegensteht. In der Tat wurde die deutsche Marke "Black Friday" mit Beschluss des BGH vom 27.05.21 - Az. I ZB 21/20 mit genau dieser Begründung rechtskräftig gelöscht.
e) Bestehen ältere Gegenrechte?
Ein Klassiker, der auftritt, wenn ein „Gelegenheitstäter“ eine Abmahnung wegen Markenverletzung ausspricht, ist der des älteren Rechts.
Es wird immer wieder übersehen, dass auf der Grundlage des § 5 MarkenG durch bloße Benutzung eines Zeichens ein Markenrecht entstanden sein kann. Ein Markenrecht, das womöglich schon länger existiert als die Marke, wegen deren angeblicher Verletzung eine Abmahnung ausgesprochen wird.
Das führt dann dazu, dass man den Abmahner direkt ins offene Messer laufen lassen kann.
Diese Konstellation betrifft insbesondere die sogenannten Geschäftsbezeichnungen, die sogar schon durch die gewerbliche Benutzung einer Internetadresse entstanden sein können.
Verfremdetes Praxisbeispiel
Ein in Berlin bekanntes, seit den 1992er Jahren in der Moabiter Straße 111 ansässiges Friseurunternehmen lässt sich im Jahr 2015 für Friseurdienstleistungen die Marke „HAARwerk 111“ eintragen. Die Marke wird vom DPMA eingetragen. Sie genießt damit bundesweiten Schutz. Dann versucht das berliner Friseurunternehmen, die Marke zu kommerzialisieren.
Zu diesem Zweck wird ein in München ansässiger Friseur, dessen Ladengeschäft in der Oberammergauerstr. 11 als „Salon Rosi“ firmiert, wegen Markenverletzung abgemahnt. Der Anlass hierfür ist, dass der Salon Rosi seit dem Jahr 2011 seinen Heimservice auf Facebook unter der Bezeichnung „HAARwerk 11“ anbietet, um dadurch neben seiner älteren Stammkundschaft auch „Juppies“ anzusprechen.
Die Abmahnung ist unbegründet.
Der bayerische Friseur hat die Geschäftsbezeichnung „HAARwerk 11“ seit 2011 verwendet. Er genießt seither hierfür seit 2011 den Schutz des § 5 MarkenG, denn es handelt sich um eine „geschützte Geschäftsbezeichnung“. Dieser Schutz ist älter (und damit besser) als das erst 2015 entstandene Markenrecht.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Berliner Salon seinerseits die älteren, bis 1992 zurückreichenden Rechte an der Geschäftsbezeichnung „HAARWERK 111“ besitzt. Denn die noch älteren Rechte an einer Geschäftsbezeichnung reichen nicht über das Einzugsgebiet des jeweiligen Geschäfts hinaus - logisch, denn ein normaler Berliner Salon zieht nun einmal keine Kundschaft aus Oberammergau an...
f) Sind die Rechte aus der Klagemarke erschöpft?
Ein weiterer Einwand, der im Falle einer Abmahnung wegen Markenverletzung zu prüfen ist, ist der der sogenannten Erschöpfung. Hierbei handelt es sich um diejenigen Fälle, in denen die betreffende Ware vom oder mit Einwilligung des Markeninhabers in Verkehr gebracht wurde. Solche Ware darf von Jedermann, der sie rechtmäßig besitzt, frei weiterverkauft werden, neu oder gebraucht. Alledings nur solange die die Marke tragende Ware nicht verschlechtert worden ist
Das führt regelmäßig dort zu Konflikten, wo ein Hersteller seine Luxusware nur über ausgewählte Shops vertreiben möchte und mindestens einer der Shopbetreiber eine "undichte Stelle" ist weil er en gros Markenware an vertriebssystemexterne Wiederverkäufer verkauft.
Mehr zur Erschöpfung… Weniger zu Erschöpfung…Verfremdetes Praxisbeispiel:
Bei dem Autoverwerter FarEastCars werden kurz nacheinander zwei PORSCHE 928 mit wirtschaftlichem Totalschaden zur Verwertung angeliefert, ein Auffahrunfall und ein Seitenschaden. Der Geschäftsführer erkennt sofort, dass sich aus den Wracks sehr gut ein intakter PORSCHE 928 herstellen lässt. Zu diesem Zweck wird der „Seitenschaden“ als Organspender für den Auffahrunfall verwendet. Der so wieder fahrtüchtig gemachte PORSCHE 928 wird unter der Bezeichnung „PORSCHE 928 – Unfall, Neuaufbau“ auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten.
Hier war die Abmahnung wegen Markenverletzung berechtigt.
Der entscheidende Punkt ist, dass die Marke "PORSCHE" zwar für beide Fahrzeuge erschöpft war. Durch das "aus-zwei-mach-eins" ist aber rechtlich ein neuer "PORSCHE 928" entstanden, der nicht von PORSCHE in Verkehr gebracht worden ist und für den daher die Marke "PORSCHE" noch nicht erschöpft ist.
3. Welche Ansprüche hat der Markeninhaber, wenn es tatsächlich eine Markenverletzung ist
a) Besteht ein Unterlassungsanspruch?
Der Markeninhaber hat einen umfassenden Unterlassungsanspruch gegen den Markenverletzer:
Verletzen die von der Abmahnung betroffenen Produkte wirklich eine rechtsbeständige Marke, dann dürfen die betroffen Produkte ab sofort (d. h. ab Urteilsauspruch oder ab Zustellung der einstweiligen Verfügung) nicht mehr unter der verletzenden Marke angeboten, ausgeliefert oder mit ihr gelabelt hergestellt oder importiert werden. Selbst der Besitz von mit der verletzenden Marke gelabelten Produkten ist verboten.
Ob den Markenverletzer irgendein Verschulden trifft, oder er zu 100% gutgläubig gehandelt hat, ist für die Entstehung des Unterlassungsanspruchs "ärgerlicherweise" völlig egal.
Mehr zum Unterlassungsanspruch… Weniger zum Unterlassunganspruch…b) Besteht ein Schadensersatzanspruch?
Der Patentverletzer ist in vielen Fällen auch zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet.
Zwar ist dafür ein schuldhaftes Verhalten erforderlich. Die Patentgerichte legen insoweit allerdings strenge Maßstäbe an:
Wer das verletzende Produkt selbst herstellt, selbst nach Deutschland importiert oder von einem nicht über jeden Zweifel erhabenen inlandsansässigen Importeur bezieht, der ist verpflichtet, vor Vermarktungsbeginn die Schutzrechtslage zu überprüfen. Tut er das nicht, handelt er schuldhaft.
Wichtig ist dabei, dass auch derjenige schuldhaft handelt, der sich auf ein "Gutachten" seines fernöstlichen Zulieferanten verlässt, welches bestätigt, dass von örtlichen Anwälten recherchiert und dabei nichts gefunden wurde.
Mehr zum Schadensersatzanspruch… Weniger zum Schadensersatzanspruch…c) Besteht ein Anspruch auf Rückruf
Darüber hinaus ist der Markenverletzer auch dazu verpflichtet die markenverletzend gekennzeichneten Produkte von seinen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen und auf eigene Kosten sauber dokumentiert zu vernichten - und zwar gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises und der Transportkosten. Das macht die Sache u.U. sehr teuer. Der Zweck der Rückrufverpflichtung besteht darin zu verhindern, dass es im Zuge des Weitervertriebs zu einer erneuten Markenverletzung kommt. Mehr zum Rückruf… Weniger zum Rückruf…4. Wer trägt die Kosten der Abmahnung?
ist die Abmahnung wegen Markenverletzung berechtigt, so sind deren Kosten sind vom Verletzer zu tragen. Letzteres gilt auch dann, wenn der Markenverletzer gutgläubig gehandelt hat, nichtsahnend, dass er einen Verstoß gegen das Markenrecht begeht. In diesem Fall muss sich der abgemahnte Markenverletzer an seinen Zulieferanten halten und schauen, ob er von dort das Geld wiederbekommen kann, das er an den Abmahnenden gezahlt hat.
Anders kann das aussehen, wenn die Abmahnung schwere Formfehler aufweist,.
Die Kosten, die die Abwehr einer unberechtigten Abmahnung beim Abgemahnten produziert, sind vom Markeninhaber zu tragen - aber nur dann, wenn ihm Verschulden nachgewiesen werden kann.
Die Höhe, in der die Kosten zu erstatten sind, wird in Abhängigkeit vom Streitwert nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG bestimmt.
Mehr zu den Abmahngebühren… Weniger zu de Abmahngebühren…5. Fazit
Damit sollten bei Ihnen, lieber Leser, für den Moment nicht mehr allzu viele Fragen zum Thema "Abmahnung wegen Patentrechtsverletzung" offen sein.
Falls Sie doch nach wie vor noch eine spezielle Frage aus dem facettenreichen Gebiet der Abmahnung wegen Patentrechtsverletzung beschäftigen sollte, können Sie mich gerne für eine kostenfreie Erstberatung anrufen, Hotline 0841/8856460.
Ihr Patent- und Rechtsanwalt Martin Misselhorn
6. FAQ - häufig gestellte Fragen
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