ABMAHNUNG WEGEN MARKENVERLETZUNG

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IM FOKUS

Die Abmahnung wegen Markenverletzung. Mit einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung wird geltend gemacht, dass der Abgemahnte ein Zeichen verwendet, das die Rechte an einer älteren Marke verletzt. Eine solche Abmahnung kommt in der Praxis relativ häufig vor. Das liegt unter anderem daran, dass sich auch die „Gelegenheitstäter“ unter den Anwaltskollegen deutlich eher eine Abmahnung wegen Markenverletzung zutrauen als etwa eine Abmahnung wegen Patentverletzung. Aus Sicht des Spezialisten für Markenrecht ist so manche Abmahnung wegen Markenverletzung am Ende unbegründet. ► Der nachfolgende Beitrag fasst zusammen, was zu beachten ist.

ABMAHNUNG WEGEN MARKENVERLETZUNG: ERSTE HILFE

Natürlich ist eine Abmahnung wegen Markenverletzung oft erst einmal ein Schock: Die Abmahnung wegen Markenverletzung geht meist mit der Forderung einher, dass deutlich über 1.000 EUR Anwaltskosten für die Abmahnung zu erstatten sind. Hinzu kommt der meist zunächst noch nicht bezifferte Schadensersatz für die unberechtigte Nutzung der geschützten Marke.

Lassen Sie sich trotzdem von einer Abmahnung wegen Markenverletzung nicht ins „Bockshorn“ jagen. Das gilt auch für eventuelle Drohungen mit strafrechtlichen Konsequenzen, siehe unten. Bitte bedenken Sie zudem, dass der Abmahner Ihre Anwaltskosten vollständig zu erstatten hat, wenn die Abmahnung unberechtigt ist.

Wer mit einer Abmahnung wegen Markenverletzung konfrontiert ist, sollte Schritt für Schritt die nachfolgenden Fragen prüfen.

• Bin ich der richtige Adressat?
• Liegt eine Markenverletzung vor?
• Ist die Marke rechtsbeständig?
• Können die Markenrechte überhaupt geltend gemacht werden?
• Bestehen ältere eigene Rechte, mit denen sich die Abmahnung abwehren lässt?

ZWECK EINER ABMAHNUNG WEGEN MARKENVERLETZUNG

Eine Abmahnung wegen Markenverletzung gibt dem Abgemahnten, der gegen das Recht an der geschützten älteren Marke verstößt, Gelegenheit einzulenken.

Die Abmahnung stellt zugleich sicher, dass der Abgemahnte nicht zu Beginn des Gerichtsverfahrens einwenden kann, er sei mit der Klage oder der einstweiligen Verfügung überrascht worden und unterwerfe sich daher jetzt - unter Abwälzung aller bisherigen Kosten - auf den "unnötig zu Gericht gegangenen" Markeninhaber.  

Gibt derjenige, der wegen Markenverletzung abgemahnt worden ist, nicht nach, dann wird der Markeninhaber meist den Erlass einer einstweiligen Verfügung bei Gericht beantragen.  

DER RICHTIGE ADRESSAT

Zunächst ist stets zu prüfen, ob der Abmahner für seine Abmahnung wegen der angeblichen Markenverletzung den richtigen Adressaten gewählt hat, also denjenigen, der rechtlich tatsächlich für die Markenverletzung verantwortlich ist.

An dieser Stelle geht im Internetzeitalter deutlich weniger „schief“ als früher. Dennoch wird an dieser Stelle in jüngster Zeit gerne übersehen, dass sich die höchstrichterliche Rechtsprechung geändert hat:

Der Geschäftsführer einer von ihm vertretenen Gesellschaft haftet seit einigen Jahren nicht mehr automatisch schon deswegen, weil er Kenntnis von der Markenverletzung hatte. Das bedeutet, dass er für alle Handlungen bis zum Erhalt der Abmahnung wegen Markenverletzung heute nur dann persönlich haftet, wenn er an der bisherigen Markenrechtsverletzung entweder durch positives Tun beteiligt war oder wenn er diese aufgrund einer sogenannten „Garantenstellung“ hätte verhindern müssen.

Diese juristische „Spitzfindigkeit“ hat bislang noch nicht jeder verinnerlicht, der sich gelegentlich im für jeden Anwalt attraktiven Markenrecht betätigt.

DIE MARKENVERLETZUNG

Verletzung nur bei markenmäßiger Benutzung

Eine zur Abmahnung berechtigende Markenverletzung setzt zwingend voraus, dass das fragliche Zeichen bzw. die Bezeichnung auch wirklich „markenmäßig“, d. h. als Herkunftshinweis, benutzt wird und nicht nur zur Beschreibung einer Eigenschaft der angebotenen Ware oder Dienstleistung. In der Praxis fehlt es hieran immer wieder. Es ist oft nicht einfach, die fein verästelte Rechtsprechung zu diesem Thema genau genug im Blick zu behalten.

Verletzung nur bei Verwechslungsgefahr

Auch wenn das angegriffene Zeichen markenmäßig benutzt wird, liegt eine berechtigte Abmahnung wegen Markenverletzung nur dann vor, wenn eine sogenannte Verwechslungsgefahr zwischen der geschützten Marke und dem angegriffenen Zeichen besteht.

Hierzu bedarf es der Doppelidentität oder zumindest der Doppelähnlichkeit. Das bedeutet, dass nicht nur die geschützte Marke und das abgemahnte Zeichen zumindest ähnlich sein müssen. Zusätzlich müssen auch die Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird, zumindest ähnlich sein.

Hierzu gibt es umfangreiche Rechtsprechung, die man kennen muss.

Keine Verletzung, wenn die Marke nicht rechtsbeständig ist

Eine Markenverletzung liegt im Übrigen erst dann vor, wenn die Marke, die die Grundlage der Abmahnung wegen Markenverletzung bildet, tatsächlich rechtsbeständig ist anstatt löschungsreif.

Auch hieran fehlt es nicht selten.

Das Problem ist, dass das Geschäft mit Markeneintragungen inzwischen auch bei den Patentämtern längst ein Massengeschäft ist. Kein Amt hat daher die Muße, zeitaufwendig zu recherchieren, ob die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, wirklich nicht beschreibend und daher vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

Meist führen die Ämter nur eine „Google-Kurzrecherche“ aus. Dabei werden wenn, dann jene Fälle aufgedeckt, in denen der fragliche Begriff schon voll im Trend ist und daher auf breiter Front von diversen anderen benutzt wird. So manch anderer Fall, in dem der Begriff, für den die Markenanmeldung künftigen Schutz beansprucht, erst im Begriff ist, einen Trend zu bilden, und daher eigentlich nicht mehr zu Gunsten eines einzelnen Markenanmelders monopolisierbar ist, bleibt bei der vom Amt vor der Eintragung der Marke durchgeführten Recherche unentdeckt.

An dieser Stelle ist allerdings eine missliche Besonderheit im Zusammenhang mit deutschen Marken nicht zu übersehen.

Darüber, ob eine deutsche Marke rein beschreibend und daher gem. § 8 MarkenG nicht rechtsbeständig ist, darf in erster Instanz nur das DPMA entscheiden. Das mit der Markenverletzungsklage befasste Gericht darf diese Frage nicht selbst entscheiden.

Das führt dazu, dass das Gericht die Markenverletzungsklage nicht einfach mit der Begründung abweisen darf, die angeblich verletzte Marke sei nicht rechtsbeständig. Wenn ein Gericht den Eindruck hat, die Klagemarke sei voraussichtlich nicht rechtsbeständig, dann beibt dem Gericht lediglich die Möglichkeit, die Markenverletzungsklage solange auszusetzen, d. h. "auf Eis zu legen", bis das DPMA über die Rechtsbeständigkeit der Marke entschieden hat. Das führt nicht selten zu einer für den Beklagten belastenden Ungewissheit, die einige Zeit anhält, bis endlich das DPMA entschieden hat.

Keine Markenverletzung, wenn ältere Gegenrechte bestehen

Ein Klassiker, der auftritt, wenn ein „Gelegenheitstäter“ eine Abmahnung wegen Markenverletzung ausspricht, ist der des älteren Rechts.

Es wird immer wieder übersehen, dass auf der Grundlage des § 5 MarkenG durch bloße Benutzung eines Zeichens Markenrechte entstanden sein können, die schon länger existieren als die Marke, wegen deren angeblicher Verletzung  eine Abmahnung ausgesprochen wird. Das führt dann dazu, dass der Abmahner direkt ins offene Messer läuft. Diese Konstellation betrifft insbesondere die sogenannten Geschäftsbezeichnungen, die sogar schon durch die gewerbliche Benutzung einer Internetadresse entstanden sein können.

Keine Markenverletzung, wenn die Markenrechte erschöpft sind

Ein weiterer Einwand, der im Falle einer Abmahnung wegen Markenverletzung zu prüfen ist, ist der der sogenannten Erschöpfung. Hierbei handelt es sich um diejenigen Fälle, in denen die betreffende Ware vom oder mit Einwilligung des Markeninhabers in Verkehr gebracht wurde.

Da der freie Warenverkehr nicht behindert werden darf, kann der Markeninhaber in Bezug auf die bereits unter seiner Kontrolle in Verkehr gebrachten Produkte im allgemeinen keine markenrechtlichen Ansprüche mehr geltend machen. Unbedingt zu beachten ist allerdings, dass in Bezug auf die EU das Prinzip der regionalen Erschöpfung gilt, da das Prinzip der Erschöpfung  kein globales Prinzip ist, sondern Ausfluss der von gemäß Art. 34 AEUV bzw. Art. 8ff EWR-Abkommen verbürgten Warenverkehrsfreiheit.

Vom Grundsatz der Erschöpfung gibt es allerdings entscheidende Ausnahmen. So kann sich z. B. derjenige nicht auf die Erschöpfung berufen, der das mit der Marke des Herstellers versehene und vom Hersteller oder mit seiner Einwilligung in den Verkehr gebrachte Produkt in qualitäts- oder sicherheitsrelevanter Art und Weise verändert. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Tuning- und Autoverwerterbranche.

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