ABMAHNUNG WEGEN PATENTVERLETZUNG

Details zur Abmahnung

Eine echte Abmahnung wegen Patentverletzung sieht so aus, wie die hier abrufbare Musterabmahnung: Für den Fall, dass der Abgemahnte keine förmliche Unterlassungserklärung abgibt wird eine sofortige Klage angedroht.

Um ein Schreiben als Abmahnung klassifizieren zu können muss die Klage allerdings "unbedingt" angedroht werden. Die typische, hinreichende Androhung lautet 

"nach erfolglosem Fristablauf werde ich meiner Mandantin raten Klage einzureichen". 

Die bloße Drohung des Typs

"für den Fall, dass Sie nicht fristgerecht antworten, behalte ich mir gerichtliche Schritte vor"

reicht unter Umständen nicht aus, um von einer Abmahnung sprechen zu können, vgl. LG Hamburg, Urteil v. 16.11.2010 in Sachen 312 O 469/10, so auch LG Koblenz, Urteil v. 10.01.2023, in Sachen 11 O 12/22, mit weiteren Nachweisen.

​Details zur Berechtigungsanfrage

Eine Berechtigungsanfrage wegen Patentverletzung sieht so aus, wie das das hier abrufbare Muster einer Berechtigungsanfrage: Für eine Berechtigungsanfrage verräterisch ist die Redewendung "...teilen Sie bitte mit warum Sie sich als zur Benutzung des Patents berechtigt ansehen"

Das Abschicken einer bloßen Berechtigungsanfrage ist das Mittel der Wahl, wenn der Patentinhaber sich noch nicht sicher ist, ob wirklich eine Patentverletzung vorliegt und/oder sein Patent die nötige Rechtsbeständigkeit aufweist - und auskundschaften möchte wie geschickt sich der eventuelle Patentverletzer verteidigt. Eine besonnene Antwort auf eine Berechtigungsanfrage zeichnet sich dadurch aus, dass die wirklich bestehenden Schwachstellen des Patentinhabers (etwa die fragwürdige Rechtsbeständigkeit es Patents) genau beleuchtet werden um den Patentinhaber von einer wenig Erfolg versprechenden Eskalation abzuhalten, während man gleichzeitig darauf achtet dem Patentinhaber nicht ausgerechnet das fehlende Puzzleteil zu liefern, das er braucht um die Patentverletzung gerichtsfest nachweisen zu können. 

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Die angebliche Patentverletzung hat nur kleinen  Umfang

Vielleicht verletzen Sie das Patent bisher nur in ganz geringem Umfang und können Ihr Produkt rasch umstellen? Dann ist (auch) an eine das Kostenrisiko umgehende, frühe Einigung zu denken - selbst wenn Sie vermutlich im Recht sind. Dabei bedeutet "gekonntes Nachgeben" mit überschaubarem Aufwand die Schwachstellen des die Abmahnung tragenden Patents zu finden und dem Abmahner vor Augen zu führen. Man kommt daraufhin als Abgemahnter u. U. ohne Gebührenbelastung aus der Sache heraus. Das kann attraktiv sein. Denn mit der nötigen Härte geführte Patentstreitigkeiten können ins Geld gehen, so dass ein frühzeitiges "Design Around" manchmal der bessere Weg ist.  

Die angebliche Patentverletzung ist wirtschaftlich bedeutsam

Haben Sie hunderte oder gar tausende von patentverletzenden Produkten verkauft? Der drohende Schadensersatz kann leicht bei 10% und mehr Ihres Nettogesamtumsatzes liegen. Dann muss die Abmahnung wegen Patentverletzung in jedem Fall genauestens geprüft werden - auch wenn der finanzielle Aufwand nicht unerheblich ist. Denn gerade auch Patentverletzungsverfahren vor dem seit 2023 arbeitenden Einheitspatentgericht (EPG) laufen sehr schnell ab, so dass die Verteidigung möglichst frühzeitig organisiert werden muss. Der Grund hierfür ist, dass späte Verteidigungsmaßnahmen unter Zeitdruck meist überproportional teuer und nicht selten auch wenig effektiv sind. 

Sie haben als redlicher Unternehmer, der eine Abmahnung wegen einer versehentlichen Patentverletzung erhalten hat und der auch etwas Vernünftiges gegen den Vorwurf der Patentverletzung vorzubringen hat, nichts zu befürchten. 

§ 142 PatG greift nur bei vorsätzlicher Patentverletzung

 § 142 PatG sieht zwar in der Tat die Möglichkeit einer Strafanzeige wegen Patentverletzung vor, spielt aber in der Praxis nur eine geringe Rolle. Wer bei einer normalen "Abmahnung wegen Patentverletzung" besonders auffällig eine strafrechtliche Verantwortlichkeit betont, will oft einschüchtern oder ist eher unerfahren.

Der § 142 PatG stellt aber nur die vorsätzliche Patentverletzung unter Strafe. Wer lediglich fahrlässig in die Patentverletzung „hineingestolpert“ ist, weil er keine Patentrecherche nach fremden Patenten gemacht hat, gegen die sein Produkt verstoßen könnte, und auch etwas Sinnvolles gegen den Vorwurf der Patentverletzung vorzubringen hat, der hat mangels des notwendigen Tatvorsatzes strafrechtlich nichts zu befürchten. Der § 142 PatG ist nicht zuletzt für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität gedacht, etwa in Fällen der Arzneimittelfälschung. Die Vorschrift ist leider selbst auch dann bisher nur allzu oft ein Papiertiger. 

§ 142 PatG ist ein sogenanntes "Privatklagedelikt"

Hinzukommt, dass § 142 PatG ein sogenanntes Privatklagedelikt ist. Anders, als bei den meisten anderen uns vertrauten Delikten - vom Diebstahl über Fahrerflucht bis hin zur Körperverletzung - verfolgt die Staatsanwaltschaft eine Patentverletzung regelmäßig nur in besonders schweren Fällen von Amts wegen, nämlich bei gewerbsmäßiger Patentverletzung, also wenn Patentverletzung das "Geschäftsmodell" ist.  

Eine simple Strafanzeige wegen Patentverletzung gehen einen bisher unauffälligen und sich redlich verteidigenden Unternehmer bewirkt meist nichts. 

Letzteres aus gutem Grund: 

Im Regelfall hat der zuständige Staatsanwalt noch nie einen Fall der Patentverletzung auf dem Schreibtisch gehabt. Auch das für die strafrechtlichen Ermittlungen zuständige Kriminalkommissariat kennt sich genauso wenig damit aus, tut sich also extrem schwer in dieser Spezialmaterie ermitteln. Daher verweist Staatsanwaltschaft in solchen Fällen auf die Möglichkeit des Patentinhabers, dass er binnen einer Ausschlussfrist von 3 Monaten nach erster Kenntnisnahme von der Patentverletzung Privatklage bei der Wirtschaftsstrafkammer des zuständigen Landgerichts erheben kann. 

Hier beginnt das Problem des Patentinhabers:  Da er nicht auf staatsanwaltliche Ermittlungen zurückgreifen kann muss er vor der Wirtschaftsstrafkammer selbst aktiv werden und alle Beweise vorlegen, die für eine Verurteilung notwendig sind, allem voran den Nachweis, dass der Patentverletzer vorsätzlich gehandelt hat. Das lässt sich zwar grundsätzlich "bewerkstelligen" kostet aber Zeit und Geld.

Praktische Hinweise zu § 142 PatG

Würde § 142 PatG ein auch nur ansatzweise als scharfes Schwert gehandhabt, dann würde die deutsche Industrielandschaft gänzlich anders aussehen: 

Denn dann müsste jeder Großserienhersteller sofort seine Serienproduktion stoppen, sobald 

• der Vorstand eine Abmahnung mit der Begründung erhält, das Großserienprodukt des von ihm geleiteten Unternehmens verletze ein Patent 
• und der Vorstand auf der Grundlage der von seiner Patentabteilung erhaltenen Infos nicht ausschließen kann, dass der Vorwurf der Patentverletzung zutrifft 
• und der Vorstand sich nach den Erklärungen seiner Patentabteilung auch nicht darauf verlassen kann, dass sich das Patent vernichten lässt. 

Die Praxis lehrt, dass das nicht der Fall ist. 

Das hat verschiedene Gründe. 

Ein Grund mag natürlich der sein, dass sich große Unternehmen mehr als einmal am Markt treffen, jeder sein Patentportfolio hat und man daher nicht aufs Äußerste geht. Ein anderer Grund liegt wohl auch darin, das es gerade bei Großunternehmen schwierig ist Kenntnis und Vorsatz des Vorstandes zu beweisen (Stichwort: Dieselskandal). 

Ein weiterer Grund liegt aber sicherlich auch darin, das für das strafrechtliche Vorgehen die o. g. dreimonatige Ausschlussfrist eingehalten werden muss und kaum jemand in einem frühen Stadium, in der sich noch nicht absehen lässt, ob die Zivilkammer (Patentstreitkammer) wirklich wegen Patentverletzung verurteilen wird, zusätzlich ein aufwendiges Strafverfahren vor einer patentrechtlich unerfahrenen Wirtschaftsstrafkammer anzettelt. 

Wichtig ist aber an dieser Stelle, das der Patentverletzer versiert und engagiert vertreten ist - denn wer eine Abmahnung wegen Patentverletzung erhalten hat und sich dagegen mit erkennbar unsinnigen Argumenten wehrt, der riskiert auch strafrechtlich etwas, falls er auf der Gegenseite einen Profi hat und bei dessen Mandanten die Bereitschaft besteht zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen und zusätzlichen Aufwand zu treiben.

Eine von einem Gericht antragsgemäß beschlossene einstweilige Verfügung auf der Grundlage einer Patentverletzung ist ein scharfes Schwert. Denn der angebliche Patentverletzer muss seine Produktion "aus vollem Lauf" stoppen. Gerade bei Patenten, deren Rechtsbeständigkeit im Eilverfahren oft nur schwer abschätzbar ist, sind die Gerichte daher zurückhaltend mit einstweiligen Verfügungen wegen angeblicher Patentverletzung. 

Der bloße Verweis des Patentinhabers, das Patent sei doch vom Prüfer des Patentamts geprüft, für patentfähig befunden und dann erteilt worden, reicht den Gerichten im Regelfall nicht aus.

Denn das Gericht muss davon überzeugt sein, dass das Patent voraussichtlich rechtsbeständig sein wird und daher der Erlass einer einstweiligen Verfügung gerechtfertigt ist.  Auf Grund dessen fordern die Gerichte für den Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung regelmäßig, das das Patent schon eine Feuertaufe überstanden hat. Als eine solche Feuertaufe wird im Regelfall Folgendes angesehen:

• die Erteilung eines Patents trotz frühzeitiger Einmischung eines Dritten in das Prüfungsverfahren (mittels einer sog. Eingabe Dritter),
• das Überstehen eines Einspruchsverfahrens gegen das Patent oder das Überstehen einer Nichtigkeitsklage gegen das Patent angesehen,
• oder ein offensichtlich nicht stichhaltiger Versuch des von der Abmahnung wegen Patentverletzung Betroffenen die Rechtsbeständigkeit des Patents in Frage zu stellen   
  

Achtung, nehmen Sie den letzten "Bullet Point" bitte ernst:

Einer der größten Fehler ist es unter Zeitdruck einer Abmahnung wegen Patentverletzung nur eine unvollständige Recherche nach patenthinderndem Stand der Technik durchzuführen - um dann mit wenig überzeugenden Argumenten zu behaupten, das Patent sei nicht neu oder nicht erfinderisch.

Denn das Gericht kann eine solche, wenig überzeugende Argumentation zum Anlass nehmen um davon auszugehen, dass der Abgemahnte nichts Vernünftiges gegen die Rechtsbeständigkeit des Patents vorzubringen hat. Unter dieser Annahme kann das Gericht kann dann ausnahmsweise doch eine einstweilige Verfügung beschließen, obwohl das Patent noch keine Feuertaufe bestanden hat.  

Die eben herausgearbeiteten Regeln gelten auch dann, wenn die Abmahnung wegen Patentverletzung auf einer Messe ausgesprochen wird, die nur wenige Tage dauert. Die Drohung, wegen angeblicher Patentverletzung kurzfristig einen Messestand schließen zu lassen, lässt sich meist schon von Haus aus nur schwer umsetzen. Zudem gibt es für einen erfahrenen Anwalt verschiedene Möglichkeiten, diese Drohung zu sabotieren.

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Wer meldet fremde Erfindungen "ganz cool" für sich an?

Täter sind hier nicht selten versierte Mittelständler: Man weiß, dass ein Überdruckventil eines Kompressors umgestaltet werden musste, um den geänderten EU-Sicherheitsbestimmungen zu genügen - und meldet dann, nach der ersten neuen Belieferung das von chinesischen Hersteller in eigener Regie umgestaltete Ventil zum Patent oder Gebrauchsmuster an. Solche "Schlauberger" bewegen sich strafrechtlich gesehen im Nahbereich des Betruges, § 263 StGB. 

Wo liegt das Problem?

Ihnen kommt allerdings vordergründig § 30 Abs. 3, Satz 2  PatG zu Gute: Wer im Patentregister als Patentinhaber eingetragen ist, der gilt als befugt aus dem Patent Rechte geltend zu machen. Sinngemäß Gleiches gilt für das Gebrauchsmusterregister.

Um in einem solchen Fall dem Vorwurf der Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung zu entkommen muss entweder nachgewiesen werden, dass das geschützte Produkt doch schon vor dem Anmeldetag am Markt war, oder der eigentlich berechtigte fernöstliche Inhaber der "geklauten" Erfindung muss kooperieren und freie Fahrt geben um den besagten "Schlauberger" wegen des Erfindungsklaus zu belangen. 

Was lässt sich der amtlichen Akte zum Abmahnpatent entnehmen?

Um festzustellen, ob das der Abmahnung wegen Patentverletzung zugrunde liegende Patent wirklich rechtsbeständig ist, hat man sich zunächst die amtliche Erteilungsakte des Patents anzusehen und den in der Patentschrift mitgeteilten Stand der Technik. Die Akteneinsicht beim DPMA und beim EPA ist online möglich.

Gibt es parallel-befasste ausländische Patentämter?

Sodann ist zu prüfen, welcher Stand der Technik eventuell von ausländischen Patentämtern ermittelt worden ist, die mit der Erteilung paralleler Auslandspatente befasst sind oder waren. Es kommt immer wieder einmal vor, dass relevante Informationen aus den ausländischen Parallelverfahren dem deutschen Prüfer vorenthalten worden sind.

Patentrecherche - teuer aber oft Gamechanger 

Soweit notwendig, ist schließlich eine Patentrecherche durchzuführen, um gezielt denjenigen patenthindernden Stand der Technik zu Tage zu fördern, der noch fehlt, um das gegnerische Patent zu Fall zu bringen. 

Im Rahmen einer solchen Recherche sind meist zwei Felder zu bearbeiten: Zum einen die sog. Patentliteratur, also tausende von älteren Patentschriften, Darüber hinaus muss aufgespürt werden, worum sich der Prüfer meist noch gar nicht gekümmert hat, nämlich der Stand der Technik der am Vorabend der heute geltend gemachten Patentanmeldung im Internet zu finden war oder durch real verkaufte Produkte verkörpert wurde.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Anwalt, der im Laufe der Jahre diverse Patentverletzungsklagen geführt und abgewehrt hat und zugleich seit langem als Patentanwalt praktiziert, auch ein versierter Patentrechercheur ist - denn oft lässt sich eine Patentverletzungsklage nur dann abwehren, wenn doch noch schlagkräftigerer Stand der Technik aufgedeckt wird, als ihn seinerzeit der Prüfer gefunden hat.

Aufgrund dessen gehören ambitionierte Patentnichtigkeitsrecherchen zur besonderen Expertise des Verfassers.

Strafbewehrte Unterlassungserklärung notwendig

Den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers, also den Anspruch die patentierten Gegenstände nicht länger herzustellen und/oder zu importieren und auch nicht mehr anzubieten und in Verkehr zu bringen, kann man außergerichtlich tatsächlich nur durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zum Erlöschen bringen. Um den Patentinhaber von einer Klage abzuhalten muss sich der Patentverletzer gleichzeitig dazu verpflichten auch die anderen Ansprüche des Patentinhabers zu erfüllen. 

​Vorsicht beim Unterschreiben vorformulierter Erklärungen

Bitte bedenken Sie bei alldem, dass eine strafbewehrte Unterlassungserklärung noch viele Jahre gelten kann, bis das Patent erlischt. Sie sollten sich daher davor hüten eine zu weit abgefasste strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Letzteres kommt nicht selten vor wenn der wegen Patentverletzer sparen will und daher die vom Patentinhaber zusammen mit der Abmanung wegen Patentverletzung übermittelte Unterlassungserklärung unterschreibt - die aber "leider" als Unterlassungserklärung unter ("freiwilligem") Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs abgefasst wurde und damit eine "Maximalknebelung" verwirklicht.  

Unterlassungsanspruch

Stellt das von der Abmahnung betroffene Produkt wirklich eine Verletzung eines in der Tat rechtsbeständigen Patents dar, dann darf es ab sofort nicht mehr hergestellt, angeboten oder in Verkehr gebracht werden - und auch die gewerblichen Abnehmer müssen aufgefordert werden den Weitervertrieb sofort einzustellen.

Schadensersatzanspruch

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung ist der Schadensersatzanspruch des Patentverletzers, der leicht in einen Bereich von deutlich über 10c% des mit dem patentverletzenden Produkt gemachten Nettogesamtumsatzes gehen kann. 

Auskunft und Rechnungslegung

Flankierend hat der Patentinhaber einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung, d. h. auf Nennung des oder der in- oder ausländischen Lieferanten der patentverletzenden Produkte und der gewerblichen Abnehmer der patentverletzenden Produkte, sowie der Anzahl aller hergestellten, importierten und vertrieben Produkte, die patentverletzend sind. Damit geht ein Anspruch auf die Vorlage von Kopien aller Einkaufsrechnungen und der Verkaufsrechnungen des Patentverletzers einher. Hierzu gehören auch die Rechnungen für Verkäufe an Privatabnehmer / Endverbraucher, deren Adressen allerdings im Regelfall geschwärzt sein dürfen.

Der Anspruch des Patentinhabers auf Vorlage von Belegen macht es für den Patentverletzer schwer gegenüber dem Patentinhaber einfach nur einen Teil seiner patentverletzenden Umsätze zu deklarieren. Das gilt auch dann, wenn die Waren unmittelbar aus China bezogen wurden und damit von einem Hintermann stammen, gegen den der Patentinhaber seinen Auskunftsanspruch nicht oder nur schwer durchsetzen kann. 

Rückruf und Vernichtung

Sodann hat der Patentinhaber einen Anspruch darauf, dass alle patentverletzenden Produkte zurückgerufen (und vernichtet) werden müssen, die noch nicht den Privatverbraucher erreicht haben. 

Schließlich hat der Patentinhaber einen Anspruch darauf, dass alle patentverletzenden Produkte, die noch - oder durch den Rückruf wieder -  im Besitz des des Patentverletzers sind nachweislich oder sogar unter Aufsicht eines Gerichtsvollziehers vernichtet werden. 

Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten bei schuldhafter Patentverletzung

Ein Anspruch auf Kostenerstattung kann sich aus den Vorschriften über den Schadensersatz ergeben, § 139, Abs. 2 PatG in Verbindung mit §§ 823, 826 BGB. Hierfür ist aber ein Verschulden des Patentverletzers verantwortlich. Hieran fehlt es häufig, wenn der Patentverletzer nur ein Zwischenhändler ist und das fragliche Produkt in Deutschland von einem seriösen Dritten zugekauft hat. Wer allerdings selbst Waren aus China importiert hat, um sie in Deutschland zu verkaufen, der handelt in der Regel schuldhaft. Dies deshalb, weil sich der Importeur über die Patentrechtslage vergewissern muss. 

Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten bei argloser Patentverletzung

Als weitere Anspruchsgrundlage für die Forderung nach Erstattung der Anwaltskosten kommt die Geschäftsführung ohne Auftrag hinzu, gem. § 687, Abs. 2 BGB. Hierfür ist kein Verschulden erforderlich. Voraussetzung ist lediglich, dass die Abmahnung dem Interesse des Abgemahnten entspricht. Nach der Rechtsprechung tut sie das dann, wenn sie den Abgemahnten davor bewahrt, gleich in ein deutlich teureres Gerichtsverfahren verwickelt zu werden.

Um Formfehler bei einer eigentlich begründeten Abmahnung wegen Patentverletzung zu vermeiden muss man Folgendes wissen:

Der Patentinhaber muss seiner Abmahnung keine Kopie des geltend gemachten Patents beifügen. Das geltend gemachte Patent muss aber unmissverständlich bezeichnet werden, sodass der Abgemahnte es sich leicht beschaffen kann. 

Der Abmahnung muss sich sicher entnehmen lassen, welches konkrete Produkt als patentverletzend angesehen wird und daher Anlass zu der Abmahnung gibt. In einfacheren Fällen einer wortsinngemäßen Patentverletzung muss nicht zusätzlich erläutert werden, warum eine Verletzung vorliegt. Anders sieht das aber in Fällen einer angeblichen Patentverletzung durch gleichwirkende Mittel aus, also Mittel, die dem im Patentanspruch genannten Mittel nicht wörtlich entsprechen, aber trotz dieses Unterschieds die gleiche technische Funktion erfüllen und daher angeblich den Patentanspruch tangieren. In solchen Fällen muss dargelegt werden, warum die rechtlichen Voraussetzungen für eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel erfüllt sein sollen. 

Sollte das Patent, aus dem abgemahnt wird, aktuell von einem Dritten mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen worden sein, dann darf der Patentinhaber das in seiner Abmahnung nicht verschweigen.

An dieser Stelle stellt sich oft eine sehr interessante weitere Frage: Hat der Patentinhaber bei seiner Abmahnung aus dem mit Wirkung für Deutschland gültigen Patent eventuell verschwiegen, dass beispielsweise das US-Patentamt für die parallele US-Patentanmeldung schon seinerzeit Stand der Technik gefunden hatte, der die Erteilung des Patents mit Wirkung für Deutschland verhindert hätte - wenn der Patentinhaber ehrlich gewesen wäre und dem deutschen Prüfer den vom US-Patentamt aufgedeckten Stand der Technik mitgeteilt hätte?