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ABMAHNUNG WEGEN PATENTVERLETZUNG

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AUF DEN PUNKT GEBRACHT...

Spezialblog: Wer eine Abmahnung wegen Patentverletzung erhalten hat, sollte genau hinsehen, ob die Abmahnung berechtigt ist. Die Abmahnung kann als unberechtigt abgewehrt werden, wenn keine Patentverletzung vorliegt oder das Patent voraussichtlich nicht rechtsbeständig sein wird - was häufiger der Fall ist, als erwartet..

Ob wirklich eine Patentverletzung vorliegt, ist durch die Auslegung des Patentanspruchs zu klären. Diese Auslegung folgt speziellen Regeln, weshalb nicht selten zu Unrecht eine Patentverletzung behauptet wird. Die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents lässt sich mit einer versierten Patentrecherche aufdecken.

Die Kosten für die Abwehr einer unberechtigten Abmahnung wegen Patentverletzung hat der Patentinhaber zu erstatten. Der nachfolgende Beitrag bietet eine Einführung in das Thema "Abmahnung wegen Patentverletzung" bzw. "Patentrechtsverletzung".

Informationen aus erster Hand:

Der Verfasser ist aufgrund seiner Doppelqualifikation als Patentanwalt und Rechtsanwalt auf Angriff und Verteidigung bei Patentverletzungen spezialisiert und seit inzwischen 20 Jahren intensiv auf diesem Gebiet tätig.

ABMAHNUNG WEGEN PATENTVERLETZUNG | TO-DO-LISTE

Die Abmahnung genau prüfen

Wer eine Abmahnung erhalten hat sollte - bevor er irgendetwas unternimmt - unter Berücksichtigung der nachfolgenden Ausführungen genau prüfen, ob er wirklich eine Patentverletzung begangen hat.

Patentverletzungen gehen typischerweise mit hohen Gebührenstreitwerten einher. Eine Abmahnung wegen Patentverletzung auszusprechen ist daher für einen Anwalt wirtschaftlich lukrativ. Auf Grund dessen kommt es gelegentlich zu offensichtlich unbegründeten Abmahnungen durch weniger erfahrene Kollegen.

Falls wirklich eine Patentverletzung vorliegt und das Patent rechtsbeständig ist, dann muss in Betracht gezogen werden eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben um dadurch eine kostspielige Patentverletzungsklage zu vermeiden. Nur die Strafbewehrung, d. h. die Vereinbarung einer Pönale für den Fall eines Verstoßes nimmt einer Patentverletzungklage ihre Begründetheit. 

 

Lassen Sie sich nicht von der Drohung mit dem Strafrecht beindrucken

In einer Abmahnung wegen Patentverletzung findet sich gelegentlich der Hinweis auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Patentverletzers.

In der Tat sieht § 142 PatG die Möglichkeit vor, eine Freiheitsstrafe gegen Patentverletzer zu verhängen.

Sie haben aber als redlicher Unternehmer, der eine Abmahnung wegen Patentverletzung erhalten hat, nichts zu befürchten. § 142 PatG ist für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität gedacht, z. B. in Fällen der Arzneimittelfälschung. Selbst dort erweist sich die Vorschrift, wenn sie überhaupt herangezogen wird, leider nur allzu oft als Papiertiger. 

Wer also beim Thema "Abmahnung wegen Patentverletzung" ernsthaft eine strafrechtliche Verantwortlichkeit in Betracht zieht, der führt entweder nichts Gutes im Schilde oder gibt einen Hinweis auf seine fachliche Erfahrung...

Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen

Bei der Abmahnung wegen Patentverletzung wird häufig versucht, künstlichen Zeitdruck zu erzeugen. Zu diesem Zweck wird in der Abmahnung behauptet, dass die Patentverletzung klar sei - um anschließend zu suggerieren, dass fristgerecht vorläufiger Rechtsschutz in Gestalt einer einstweiligen Verfügung beantragt wird, wenn der Abgemahnte nicht sehr schnell nachgibt.

Lassen Sie sich keinesfalls unter Zeitdruck setzen, der zu Lasten einer sorgfältigen Prüfung der Abmahnung wegen der angeblichen Patentverletzung geht:

Anders als im Markenrecht oder Designrecht kommt im Patentrecht der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur in besonderen Fällen infrage – das gilt auch dann, wenn die Abmahnung wegen Patentverletzung auf einer Messe ausgesprochen wird, die nur wenige Tage dauert. Die Drohung, wegen angeblicher Patentverletzung kurzfristig einen Messestand schließen zu lassen, lässt sich meist schon von Haus aus nur schwer umsetzen. Zudem gibt es für einen erfahrenen Anwalt verschiedene Möglichkeiten, diese Drohung zu sabotieren.

Abmahnung oder Berechtigungsanfrage?

Wer eine Abmahnung wegen Patentverletzung erhalten hat, sollte zuerst prüfen, ob es sich wirklich um eine Abmahnung handelt oder nur um eine sogenannte Berechtigungsanfrage.

► Eine Abmahnung wegen Patentverletzung zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein sog. "unbedingtes Unterlassungsverlangen" enthält - der Patentinhaber fordert, dass der Abgemahnte das als patentverletzend beanstandete Verhalten innerhalb der gesetzten Frist unterlässt. Für den Fall, dass er das nicht tut, wird ihm eine Klage angedoht. Die Klage muss allerdings "unbedingt" angedroht werden. Die bloße Drohung des Typs "für den Fall, dass Sie nicht fristgerecht antworten, behalte ich mir gerichtliche Schritte vor" reicht unter Umständen nicht aus, um von einer Abmahnung sprechen zu können, vgl. LG Hamburg, Urteil v. 16.11.2010 in Sachen 312 O 469/10.

► Eine bloße Berechtigungsanfrage ist demgegenüber jede Kontaktaufnahme, die erkennbar lediglich dazu dient, mit dem Empfänger eine Diskussion darüber zu eröffnen, ob er das Patent verletzt. Eine typische Redewendung, die eine Berechtigungsanfrage signalisiert, ist ein Passus wie "...bitten Sie mitzuteilen, warum Sie sich zur Benutzung des Patents berechtigt fühlen".

Das Abschicken einer bloßen Berechtigungsanfrage statt einer Abmahnung wegen Patentverletzung ist im Regelfall eine Vorsichtsmaßnahme, die allerdings misstrauisch machen sollte...

...mehr zur Berechtigungsanfrage

Der Patentinhaber ist sich noch nicht sicher, ob wirklich eine Patentverletzung vorliegt und/oder sein Patent die nötige Rechtsbeständigkeit aufweist. Stellt sich im Laufe der Diskussion mit dem Adressaten heraus, dass das nicht der Fall ist, dann ist der Patentinhaber keinesfalls zur Kostenerstattung verpflichtet - anders als bei einer Abmahnung. Umso wichtiger ist es, auch auf eine Berechtigungsanfrage möglichst fundiert und entschlossen zu antworten.

Weniger…

Liegt wirklich eine Patentverletzung vor?

Die Abmahnung wegen Patentverletzung ist nur berechtigt, wenn wirklich eine Patentverletzung vorliegt, d. h. das angegriffene Produkt oder Verfahren innerhalb des vom Hauptanspruch des Patents festgelegten Schutzbereichs liegt.

Um festzustellen, ob das angegriffene Produkt oder Verfahren wirklich das Patent verletzt, ist eine genaue Analyse erforderlich, welchen Schutzbereich der maßgebliche Hauptanspruch des Patents festlegt.

Dabei ist der Wortlaut des betreffenden Hauptanspruchs laut höchstrichterlicher Rechtsprechung stets auslegungsbedürftig, auch dann, wenn er auf den ersten Blick eindeutig zu sein scheint, vgl. BGH X ZR 153/05 - "Mehrgangnabe".

Fälle, in denen sich bei ordnungsgemäßer Auslegung des Hauptanspruchs herausstellt, dass in Wirklichkeit gar keine Patentverletzung vorliegt, sind nicht selten - vgl. hierzu etwa das vom Verfasser zum Thema "Verunreinigungen sind keine Patentverletzung" erstrittene Urteil des OLG Düsseldorf mit dem Aktenzeichen I-2 U 80/13.  

Für den Laien oder den sich nicht regelmäßig mit Patentverletzungen befassenden Anwalt ist es daher oft ausgesprochen schwierig, festzustellen, ob der Eindruck, es läge eine Patentverletzung vor, nicht doch trügerisch ist.

Enthält die Abmahnung Formfehler?

Auch dann, wenn wirklich eine Patentverletzung vorliegt und das Patent rechtsbeständig zu sein scheint, ist die Überprüfung der Abmahnung noch nicht zu Ende. Sollte die Abmahnung nämlich gewichtige Formfehler aufweisen, muss man sich Gedanken darüber machen, ob eventuell einer der Ausnahmefälle vorliegt, in dem sich durch eine Gegenabmahnung wegen des Formfehlers eine "Neutralisierung" der Abmahnkosten erreichen lässt.

Hierzu muss man Folgendes wissen:

Der Patentinhaber muss seiner Abmahnung keine Kopie des geltend gemachten Patents beifügen. Das geltend gemachte Patent muss aber unmissverständlich bezeichnet werden, so dass der Abgemahnte es sich leicht beschaffen kann.

Der Abmahnung muss sich sicher entnehmen lassen, welches konkrete Produkt als patentverletzend angesehen wird und daher Anlass zu der Abmahnung gibt. In einfacheren Fällen einer wortsinngemäßen Patentverletzung muss nicht zusätzlich erläutert werden, warum eine Verletzung vorliegt. Anders sieht das aber in Fällen einer angeblichen Patentverletzung durch gleichwirkende Mittel aus, also Mittel, die dem im Patentanspruch genannten Mittel nicht wörtlich entsprechen, aber trotz dieses Unterschieds die gleiche technische Funktion erfüllen und daher angeblich den Patentanspruch tangieren. In solchen Fällen muss dagelegt werden, warum die rechtlichen Voraussetzungen für eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel erfüllt sein sollen.

Sollte das Patent, aus dem abgemahnt wird, aktuell von einem Dritten mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen worden sein, dann darf der Patentinhaber das in seiner Abmahnung nicht verschweigen. An dieser Stelle stellt sich oft eine sehr interessante weitere Frage: Hat der Patentinhaber bei seiner Abmahnung aus dem mit Wirkung für Deutschland gültigen Patent eventuell verschwiegen, dass beispielsweise das US-Patentamt für die parallele US-Patentanmeldung schon seinerzeit Stand der Technik gefunden hatte, der die Erteilung des Patents mit Wirkung für Deutschland verhindert hätte - wenn der Patentinhaber ehrlich gewesen wäre und dem deutschen Prüfer den vom US-Patentanmt aufgedeckten Stand der Technik mitgeteilt hätte?

"Hält" das Patent?

Darüber hinaus ist die Abmahnung wegen Patentverletzung nur dann berechtigt, wenn das Patent auch wirklich "hält", d. h. in dem Umfang rechtsbeständig ist, der erforderlich ist, um den Vorwurf der Patentverletzung zu stützen.

Um festzustellen, ob das der Abmahnung wegen Patentverletzung zugrunde liegende Patent wirklich rechtsbeständig ist, hat man sich zunächst die Erteilungsakten des Patents anzusehen und den in der Patentschrift mitgeteilten Stand der Technik. Die Akteneinsicht beim DPMA und beim EPA ist online möglich.

Sodann ist zu prüfen, welcher Stand der Technik eventuell von ausländischen Patentämtern ermittelt worden ist, die mit der Erteilung paralleler Auslandspatente befasst sind oder waren. Es kommt immer wieder einmal vor, dass relevante Informationen aus den ausländischen Parallelverfahren dem deutschen Prüfer vorenthalten worden sind.

Soweit notwendig, ist schließlich eine Patentrecherche durchzuführen, um gezielt denjenigen patenthindernden Stand der Technik zu Tage zu fördern, der noch fehlt, um das gegnerische Patent zu Fall zu bringen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Anwalt, der im Laufe der Jahre diverse Patentverletzungsklagen geführt und abgewehrt hat und zugleich seit langem als Patentanwalt praktiziert, auch ein versierter Patentrechercheur ist - denn oft lässt sich eine Patentverletzungsklage nur dann abwehren, wenn doch noch schlagkräftigerer Stand der Technik aufgedeckt wird, als ihn seinerzeit der Prüfer gefunden hat. Aufgrund dessen gehören ambitionierte Patentnichtigkeitsrecherchen zur besonderen Expertise des Verfassers.

Angemessen reagieren

Kommt der Abgemahnte zu dem Schluss, dass er das geltend gemachte Patent nicht verletzt, dann ist die Abmahnung natürlich entschieden zurückzuweisen. Dabei empfiehlt es sich, die Gründe, warum keine Verletzung vorliegt, überzeugend darzulegen, um nicht unnötig in eine Patentverletzungsklage verwickelt zu werden.

Ergibt die Überprüfung des Sachverhalts hingegen, dass das Patent zwar verletzt, aber voraussichtlich nicht im notwendigen Umfang rechtsbeständig ist, dann ist die Zeit gekommen, um einen Vergleich zu schließen: Der Abgemahnte sieht davon ab, gegen das Patent vorzugehen, und erhält im Gegenzug ein kostenloses Mitbenutzungsrecht am Patent, das ihn vor Verfolgung wegen Patentverletzung schützt.

Wenn sich gegen den Vorwurf der Patentverletzung nichts Fundiertes vorbringen lässt, dann sollte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Die Unterlassungserklärung muss in der Tat strafbewehrt sein, also eine Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung versprechen. Nur dadurch wird der Patentinhaber so weit gegen erneute Patentverletzungen abgesichert, dass er seinen Unterlassungsanspruch nicht mehr einklagen kann.

Allerdings ist es in den seltensten Fällen empfehlenswert, genau die Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, die der Abmahnende bereits vorformuliert mitgeschickt hat. Im Regelfall empfiehlt sich die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung, die sich am sog. "Hamburger Brauch" orientiert.

DIE KOSTEN DER ABMAHNUNG

Die Kosten einer berechtigten Abmahnung wegen Patentverletzung sind vom Verletzer zu tragen.

► Ein Anspruch auf Kostenerstattung kann sich aus den Vorschriften über den Schadensersatz ergeben, § 139 Abs. 2 PatG in Verbindung mit §§ 823, 826 BGB. Hierfür ist aber ein Verschulden des Patentverletzers verantwortlich. Hieran fehlt es häufig, wenn der Patentverletzer nur ein Zwischenhändler ist und das fragliche Produkt in Deutschland von einem seriösen Dritten zugekauft hat. Wer allerdings selbst Waren aus China importiert hat, um sie in Deutschland zu verkaufen, der handelt in der Regel schuldhaft. Dies deshalb, weil sich der Importeur über die Patentrechtslage vergewissern muss.

► Als weitere Anspruchsgrundlage für die Forderung nach Erstattung der Anwaltskosten kommt die Geschäftsführung ohne Auftrag hinzu, gem. § 687, Abs. 2 BGB. Hierfür ist kein Verschulden erforderlich. Voraussetzung ist lediglich, dass die Abmahnung dem Interesse des Abgemahnten entspricht. Nach der Rechtsprechung tut sie das dann, wenn sie den Abgemahnten davor bewahrt, gleich in ein deutlich teureres Gerichtsverfahren verwickelt zu werden.

Die Höhe, in der die Kosten zu erstatten sind, wird in Abhängigkeit vom Streitwert nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG bestimmt.

Streitwerte in Höhe von 100.000 EUR und mehr sind im Patentrecht an der Tagesordnung, auch wenn die Abmahnung nur relativ kleine Internethändler betrifft.

Genau hinsehen sollte man aber, ob ordnungsgemäß eine 1,3-fache Anwaltsgebühr geltend gemacht wird. Häufig wird versucht, eine 1, 5-fache Anwaltsgebühr geltend zu machen. Bei durchschnittlich schwierigen und durchschnittlich umfangreichen Fällen hat das keine Aussicht auf Erfolg. Eine derart erhöhte Vergütung kann nur in schwierigen Fällen verlangt werden. Die Schwierigkeit muss explizit und nachvollziehbar begründet werden.

 

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