MUSTER FÜR EINE ABMAHNUNG WEGEN PATENTVERLETZUNG

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ABMAHNUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT:

02.01.2025: Eine gebührenpflichtige Abmahnung wegen Patentverletzung jeden treffen. Auch denjenigen, der das patentverletzende Produkt in gutem Glauben vertreibt - nichtsahnend dass eine Patentverletzung vorliegt. Wer eine Abmahnung wegen Patentverletzung erhält. sollte stets genau hinsehen, ob die Abmahnung wirklich "hält". Das Patentrecht hat viele Eigenheiten. Eigenheiten, die man kennen muss, um mit seiner Abmahnung wegen Patentverletzung nicht zu scheitern. Denn wer scheitert hat dem Abgemahnten seine Anwaltskosten zu ersetzen. ► Lesen Sie im nachfolgenden Beitrag was vom Empfänger einer zu "Abmahnung wegen "Patentrechtsverletzung" zu beachten ist.

Sehr geehrter Herr Einstein,

ich wende mich mit diesem Muster einer Abmahnung wegen Patentverletzung an die von Ihnen vertretene Firma Bohrfix Elektrowerkzeuge GmbH und an Sie selbst, in Ihrer Eigenschaft als für unerlaubte Handlungen der Bohrfix GmbH persönlich haftender Alleingeschäftsführer.   

Ich vertrete die japanische Firma Hiwaschi Poki Ltd, Tokyo 109-5039, Japan. Patentanwalt Dr. Daniel Düsel aus 81377 München wirkt bei der Bearbeitung der heutigen Abmahnung wegen Patentverletzung mit.

Eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung durch die Mandantin wird anwaltlich versichert. Eine Abmahnung, die unter Angebot des Abschlusses einer den Fall erledigenden außergerichtlichen Vereinbarung übermittelt wird, bedarf zu ihrer Wirksamkeit keiner gleichzeitigen Vollmachtsvorlage, vgl. das BGH-Urteil vom 19.5.2010, I ZR 140/08

Namens und im Auftrag  der Mandantin weise ich Sie darauf hin, dass die von Ihnen hergestellten und vertriebenen Akkuschrauber des Typs "Bohrfix PCX 12" den eben genannten, nachfolgend als Streitpatent bezeichneten deutschen Teil des europäischen Patents unserer Mandantin verletze. Wegen der Einzelheiten sei auf die nachfolgenden Ziffern I und II verwiesen.

Zur Vermeidung einer Klage wegen Patentverletzung fordern wir Sie auf, innerhalb von drei Wochen, also spätestens bis zum

7. November 2021, 

eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben und so der Gefahr, dass sich die Patentverletzung wiederholt, ein Ende zu bereiten. Den Eingang der unterzeichneten Erklärung vorab per Mail als PDF lassen wir als fristwahrend gelten, falls das Original unverzüglich nachfolgt. Ein Angebot für eine entsprechende Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ist beigefügt.

Sollte mir die erforderliche, die Mandantin wegen aller durch die Patentverletzung entstandenen Ansprüche klaglosstellende Erklärung nicht fristgerecht zugehen, wird die Mandantin ihre durch die Patentverletzung entstandenen Rechte gerichtlich durchsetzen und Klage erheben.

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Im Einzelnen: 

I.

Das Streitpatent DE 603 41 815

1. Die Eckdaten und die Vorgeschichte des Streitpatents

Das angefragte Patent DE 603 41 815 ist aus dem Europäischen Patent EP 1 477 282 B1 hervorgegangen und daher inhaltsgleich mit deren Patentschrift, die als

Anlage MW1

​

vorgelegt wird. Es steht unangefochten in Kraft. Der zum angefragten Patent gehörende Registerauszug des DPMA wird tagesaktuell als

Anlage MW2

vorgelegt. 

Die dem angefragten Patent vorangehene Europäische Patentanmeldung EP 1 477 282 ist unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 21.01.2002 am 17.01.2003 angemeldet worden. Die Patentanmeldung wurde am 17.11.2004 offengelegt. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 15.08.2012 veröffentlicht worden. 

Das angefragte Patent wird erst mit dem 17.01.2023 ablaufen, da es erst dann seine Maximallaufzeit erreicht hat.

Das angefragte Patent ist vor einigen Jahren von der Ihnen bekannten Firma POSCH mit einem Einspruch angegriffen worden. Der Einspruch wurde in erster Instanz vom Europäischen Patentamt als unbegründet abgewiesen. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens kam es zu einer Einigung mit der inzwischen wegen Verletzung dieses Patents verklagten Firma POSCH. Sie hat daraufhin ihren Einspruch zurückgenommen. 

Die Einspruchsakte unterliegt der jedermann offen stehenden Online-Akteneinsicht des EPA, bitte überzeugen Sie sich ggf. selbst darüber in wie weit der damals von der Firma POSCH als patenthindernd geltend gemachte Stand der Technik für das angefragte Patent relevant ist. 

2. Der den Ausgangspunkt für das Streitpatent bildende Stand der Technik

Das angefragte Patent geht nach eigenem Bekunden von einem an seinem Prioritätstag schon bekannten Bohrschrauber aus, wie ihn die nachfolgend eingeblendete Fig. 15 des Streitpatents  zeigt

Der seinerzeit bekannte Bohrschrauber besaß einen vom angefragten Patent “Trigger” genannten Ein- und Ausschalter 513. Im Bereich vor diesem Trigger war, zusammen mit ihrem Schalter in einem separaten Gehäuse 520 eingehaust, eine Arbeitsfeldbeleuchtung angebracht.

3. Die Nachteile des bekannten Standes der Technik

Das angefragte Patent kritisiert an der vorbekannten Lösung, dass das die Arbeitsfeldbeleuchtung beherbergende Gehäuse 520 störend im Wege ist, wenn mit dem oben gezeigten Schrauber unter räumlich beengten Verhältnissen gearbeitet werden muss.

4. Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe

Dementsprechend liegt dem angefragten Patent ausweislich seines Absatzes 0016 die Aufgabe zu Grunde ein Elektrowerkzeug mit einer Leuchteinheit bereitzustellen, die nicht im Weg ist.

5. Die erfindungsgemäße Lösung

Die Lösung der der Erfindung zu Grunde liegenden Aufgabe erfolgt mittels eines Schraubers der die vom Anspruch 1 namhaft gemachten Merkmale aufweist, die der besseren Übersicht halber nachfolgend bereits gegliedert wiedergegeben sind:

[1]   Ein Elektrowerkzeug, bestehend aus 

[2]   einem Motor als Kraftantriebsquelle,

[3]   einem Gehäuse (210), in dem der Motor untergebracht ist und das eine endseitige Ausgabeeinheit aufweist, um ein endseitiges Werkzeug (103) zum Hineintreiben einer Schraube (104) einzuspannen;

[4]   einem Haltegriff (210c), der fest mit dem Gehäuse (210) verbunden bereitgestellt wird; 

[5]   und einer Lichteinheit (220), die ein Licht abstrahlendes Element (223) an einem distalen Ende des endseitigen Werkzeugs (103) zur Beleuchtung einer Schraube (104) aufweist, 

[6]   wobei das endseitige Werkzeug (103) vom Motor angetrieben wird, um die Schraube (104) fest in ein Arbeitsstück hineinzudrehen;

[7]   worin ein Betätigungshebel (213) an einem oberen Teil des Haltegriffs (210C) zum Einschalten/Ausschalten des endseitigen Werkzeugs (103) angebracht ist;

dadurch gekennzeichnet, dass

[8]   die Lichteinheit (220) direkt und unmittelbar über dem Betätigungshebel (213) angebracht ist.

II.

Der beanstandete Verletzungsgegenstand

Unsere Mandantin hat vor kurzem Kenntnis davon erlangt, dass Sie u. a. über Ihre Website www.bohrfix.de seit geraumer Zeit den als Patentverletzung zu rügenden Akkuschrauber BOHRFIX PCX 12 in Deutschland anbieten und vertreiben, den die nachfolgende Einblendung zeigt. Die Geräte werden bis heute unverändert so gebaut, wie das von der nachfolgenden Einblendung gezeigt wird.  

III.

Zur Patentverletzung

​

1. Verwirklichung der Merkmale 1 bis 7

Die Tatsache, dass der von der obigen Einblendung 2 gezeigte Akkuschrauber Bohrfix PCX 12, gegen den sich diese Berechtigungsanfrage wegen Patentverletzung wendet, die ebenfalls oben aufgeführten Merkmale 1 bis 7 des Anspruchs 1 des angefragten Patents verwirklicht, ist derart offensichtlich, dass des keiner weiteren Ausführungen hierzu bedarf. 

2. Verwirklichung des Merkmals 8

Das Merkmal 8 verlangt, dass die Lichteinheit (220) direkt und unmittelbar über dem Betätigungshebel (213) angebracht ist.

Ausweislich der nachfolgend eingeblendeten Figur 12 des Streitpatents ragt die Lichteinheit 220 auch bei dem einzigen erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel des angefragten Patents einige Millimeter nach vorne über den pinkfarbenen Betätigungshebel 213 hinaus.

Da der Schutzbereich eines Patentanspruchs regelmäßig so auszulegen ist, dass auch sein einziges Ausführungsbeispiel hiervon erfasst wird, anstatt aus dem Schutzbereich ausgeschlossen zu sein, heißt das, dass das die Lichteinheit nicht zwingend als Ganze direkt und unmittelbar über dem Betätigungshebel angebracht sein muss, sondern nur im Wesentlichen. 

Genau so ist die Lichteinheit auch bei dem beanstandeten Akkuschrauber Bohrfix PCX 12 angeordnet.

IV.

To-Do zur Vermeidung eines Rechtsstreits

1. Unterlassung

Der Unterlassungsanspruch der Mandantin ist auf Art. 64 EPÜ in Verbindung mit § 139 Abs. 1, §§ 9, 10 PatG gestützt

Die Mandantin ist nicht gewillt, die hier geltend gemachte Patentverletzung weiterhin zu dulden. Sie gibt mit dieser Abmahnung wegen Patentverletzung Gelegenheit zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, mit der außergerichtlich sichergestellt wird, dass keine weiteren Verstöße gegen das Streitpatent erfolgen. Ein Muster für eine solche strafbewehrte Unterlassungserklärung ist Bestandteil der zusammen mit dieser Abmahnung übermittelten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gerichte eine jedwede anderweitige Erklärung, dass Sie künftig nicht weiter gegen das geltend gemachte Patent verstoßen werden, die aber nicht durch eine Strafbewehrung abgesichert ist, nicht als hinreichend ansehen. Mit einer nicht oder nicht hinreichend strafbewehrten Unterlassungserklärung kann der Unterlassungsanspruch des Schutzrechtseinhabers nicht befriedigt werden. Nähere Einzelheiten hierzu können Sie z. B. der leicht im Internet zu googelnden Entscheidung BGH, Urt. v. 26.10.2000, I ZR 180/98 – „TCM-Zentrum“, Ziff. III.2.d entnehmen.

2. Auskunftserteilung und Rechnungslegung

Zudem sind Sie der Mandantin gegenüber zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verpflichtet, auf der Grundlage des Art. 64 EPÜ in Verbindung mit § 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB. 

Sie müssen daher über den Umfang, in dem die von dieser Abmahnung wegen Patentverletzung betroffenen Akkuschrauber hergestellt oder importiert, angeboten und in Verkehr gebracht worden sind, schriftlich Auskunft erteilen und Belege vorlegen. Zur Orientierung, was für eine ordnungsgemäße Auskunftserteilung zu tun ist und welche Belege vorzulegen sind, ziehen Sie bitte das beigefügte Muster der strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung heran. 

Sollten Sie Ihrer Pflicht zur Auskuftserteilung und Belegvorlage nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommen und sich auch nicht innerhalb der Frist zur Auskunftserteilung und Belegvorlage verpflichten wird die Mandantin auch die diesbezüglichen Ansprüche gerichtlich durchsetzen. 

3. Rückruf und Vernichtung

Hinzu kommt, dass Sie gemäß § 140 a Abs. 1, 3 PatG, Art. 64 EPÜ verpflichtet sind, die patentverletzenden Bohrschrauber bei allen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen und die noch in Ihren Besitz befindlichen oder durch den Rückruf wieder in Ihren Besitz kommenden Bohrschrauber zu vernichten. Auch diese Verpflichtung muss innerhalb der gesetzten Frist schriftlich anerkannt werden um eine gerichtliche Durchsetzung abzuwenden..

4. Schadensersatz

Der Mandantin steht auf Grundlage des § 139 Abs. 2 PatG i. V. m. Art. 64 EPU ein Anspruch auf Ersatz des Schadens zu, der durch den Import und Vertrieb der von dieser Abmahnung wegen Patentverletzung betroffenen Akkuschrauber entstanden ist und noch entstehen wird. Diesen Schadensersatzanspruch wird die Mandantin im Anschluss an die Auskunft und Rechnungslegung beziffern und einfordern.

Um die Mandantin von einer Klage abzuhalten müssen Sie nach ständiger Rechtsprechung allerdings diesen Schadensersatzanspruch schon heute dem Grunde nach anerkennen, innerhalb der gesetzten Frist. Orientierung darüber, wie das zu erfolgen hat, gibt Ihnen einmal mehr die beigefügte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

5. Abmahnkosten

Die Kosten einer Abmahnung wegen Patentverletzung sind vom zu Recht Abgemahnten nach den Grundsätzen der GoA zu tragen, egal ob er die Patentverletzung wissentlich oder in gutem Glauben begangen hat. Insoweit kann auf die bis heute gültige BGH-Entscheidung vom 20.12.1994 zum Az.: X ZR 56/93 – „Kleiderbügel“ verwiesen werden, vgl. deren Rz. 66 ff. 

Angesichts des erwarteten Umfangs der Verletzungshandlungen und der Bedeutung des Streitpatents erscheint derzeit ein Gegenstandswert von mindestens EUR 250.000,- angemessen. Sie sind demnach zum Ersatz einer 1,3-fachen Gebühr gemäß Ziffer 2300 VV RVG in Höhe von EUR 3.227,90 zuzüglich Auslagen und MwSt. für unsere rechtsanwaltliche Bearbeitung der Abmahnung verpflichtet und zur Zahlung einer weiteren solchen Gebühr für die notwendige technische Mitwirkung des Patentanwalts Dr. Düsel an der Abmahnung. Insoweit darf auf § 143 Abs.3 PatG verwiesen werden, der die Erstattung der Gebühren eines mitwirkenden Patentanwalts regelt. 

 6. Sonstiges

Für eventuelle sachdienliche Fragen vorab steht der Unterzeichner gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Martin Mustermann

(Martin Mustermann, Rechtsanwalt)

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