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PATENT & ÄQUIVALENZ - EIN UPDATE

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IM FOKUS

Die Äquivalenz bzw. Patentverletzung durch äquivalente Mittel.  Ob eine wortsinngemäße Patentverletzung vorliegt, bei der das Produkt des missliebigen Konkurrenten jedes Merkmal des Patentanspruchs identisch erfüllt, lässt sich mit der nötigen Erfahrung sehr sicher diagnostizieren. Wo ein Merkmal des Patentanspruchs nicht identisch verwirklicht ist wird die Frage der Äquivalenz, d. h. der Patentverletzung durch äquivalente Mittel bzw. gleichwirkende Mittel, zum Brennpunkt im Patentverletzungsverfahren. Bis in das Jahr 2002 wurde in Sachen "Patentverletzung durch Äquivalenz" großzügig zugunsten der Patentinhaber entschieden. In der Folgezeit haben die Gerichte deutlich zurückhaltendere Maßstäbe gesetzt. Zuletzt war das Urteil BGH X ZR 16/09 – „Okklusionsvorrichtung“ ein Trendsetter. Dieses Urteil schien eine neue Ära der Rechtssicherheit beim Thema Äquivalenz geschaffen zu haben. Mit dem jüngsten Urteil BGH X ZR 76/14 „V-förmige Führungsanordnung“ dürfte der Streit um die Patentverletzung durch Äquivalenz bzw. Patentverletzung durch äquivalente Mittel in manchen Fällen neue Nahrung bekommen, denn das Urteil lässt sich so lesen, als gäbe der BGH seine bewährte Rechtsprechung teilweise auf. Der nachfolgende Aufsatz fasst den Fall und seinen "Knackpunkt" leicht verständlich zusammen.

ÄQUIVALENZ | GRUNDLAGEN

Die drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um Äquivalenz bejahen zu können, sind hinlänglich bekannt.

TECHNISCHE GLEICHWIRKUNG

Die technische Gleichwirkung ist zu bejahen, wenn das Problem auch mit dem ausgetauschten Lösungsmittel in praktisch erheblichem Umfang gelöst wird - und zwar sowohl das Problem, für dessen Lösung das fehlende, nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal zuständig sein sollte, als auch das der Erfindung insgesamt zugrunde liegende Problem.

AUFFINDBARKEIT

Die Auffindbarkeit ist zu bejahen, wenn zum Auffinden des Austauschmittels „für den Leser des Patentanspruchs“ lediglich normales Fachkönnen und keine erfinderische Tätigkeit notwendig war - denn was bei Patenterteilung erst noch erfunden werden musste, kann natürlich nicht durch den erteilten Patentanspruch geschützt werden.

GLEICHWERTIGKEIT

Die Gleichwertigkeit ist nur dann zu bejahen, wenn die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, um zu der vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Austauschlösung zu gelangen, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungsform mit ihren abgewandten Mitteln als der patentgegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Dieses Kriterium dient der Rechtssicherheit - eine Lösung, auf die der Patentinhaber mit der Formulierung des ihm zum Patent erteilten Anspruchs erkennbar "verzichtet" hat, darf nicht nachträglich doch wieder in den Schutzbereich "eingegliedert" werden, indem man sie zur "Patentverletzung durch äquivalente Mittel" erklärt.   

ÄQUIVALENZ | DER AKTUELLE FALL

Das aktuelle Urteil BGH X ZR 76/14 – V-förmige Führungsanordnung "bearbeitet" die Konturen der Rechtsprechung zum sogenannten dritten Äquivalenzkriterium. Die bisherige Rechtsprechung des BGH zum dritten Äquivalenzkriterium hatte den Tatbestand der Patentverletzung durch äquivalente Mittel tendenziell eingeschränkt. Dieser Trend ist durch das aktuelle Urteil des BGH zunächst unterbrochen worden. Was das für die künftige "Prognosesicherheit" bei der Frage, ob eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel vorliegt, zu bedeuten hat, bleibt abzuwarten.

DAS DEM URTEIL ZUGRUNDE LIEGENDE KLAGEPATENT

Im vorliegenden Fall geht es um das erteilte und dann im nachfolgenden Einspruchsverfahren beschränkt aufrecht erhaltene Klagepatent EP 1 259 105. Dessen sehr weit gefasster Hauptanspruch schützt ein austauschbares Verschleißteil zur Montage an einer vorderen Kante eines Arbeitswerkzeugs.

Ein solches Arbeitswerkzeug kann beispielsweise ein Grubber sein, wie er unten abgebildet ist und die Grundlage des konkreten Patentverletzungsverfahrens bildete. Ein Grubber ist ein landwirtschaftliches Gerät, ähnlich wie ein Pflug - vgl. die nachfolgende Einblendung, die ein Werks-Foto der Firma Kverneland zeigt, auf dem allerdings die abnehmbaren Spitzen am Ende der Grubber-Zinken nicht zu erkennen sind, da sie sich noch in der Erde befinden:

 

http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/KV_ctc_0056.jpg

 

Anders als ein Pflug, wendet ein Grubber keine Schollen. Seine Zinken dienen lediglich zur Lockerung und Krümelung des Bodens. Das austauschbare Verschleißteil ist die stark beanspruchte Spitze jedes Grubberzinkens.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung von austauschbaren Verschleißteilen zur Verfügung zu stellen, die auf einfache und schnell montierbare Weise zuverlässig gegen eine Verlagerung aus der Arbeitsposition gesichert ist.

Die erfindungsgemäße Lösung besteht - im Falle der hier den Streitgegenstand bildenden Grubber - darin, dass der als solcher nicht vom Patent beanspruchte Grubberzinken eine sich keilförmig verjüngende Aufnahme mit V-förmigen Seitenwänden besitzt. In diese Aufnahme soll der komplementär geformte Führungsabschnitt der vom Patent beanspruchten Grubberspitze, der ebenfalls mit V-förmigen Seitenwänden ausgestattet ist, mittels eines Hammers reibschlüssig eingeschlagen werden. Auf diese Art und Weise lassen sich die schnell verschleißenden Grubberspitzen vor Ort sehr einfach austauschen. Auf die der Korrosion und Deformationen ausgesetzten und daher oft schwer lösbaren Halteschrauben für die Grubberspitze wird vollständig verzichtet.

Illustration des Patents: © Misselhorn

 

Die ineinandergreifenden V-förmigen Seitenwände der Aufnahme im Grubberzinken und des Führungsabschnitts der Grubberspitze sind wichtig, um zu verhindern, dass die Grubberspitze durch das im Betrieb auf sie einwirkende Drehmoment in Richtung nach unten oder oben aus der Aufnahme herausgedreht wird.

In der ursprünglich eingereichten Fassung der erstmals unter der Nummer WO 01/56360 veröffentlichten Patentanmeldung waren die ineinandergreifenden V-förmigen Seitenwände noch nicht Bestandteil des Anspruchs 1, sondern lediglich eine vom damaligen Unteranspruch 6 vorgesehene Option.

Aufgrund dessen findet sich in den ursprünglich eingereichten Unterlagen (WO 01/56360, Seite 4, Zeilen 3 bis 5) ein expliziter Hinweis, dass statt der V-förmigen Seitenwände auch anders gestaltete Seitenwände mit gleicher Funktion zum Einsatz kommen können:

 

"The walls or faces defining the guide formations may be of matching V-shape in cross section, though other cross sectional shapes may be provided, such as to oppose rotation of the wear part about its longitudinal axis, and relativ to the leading edge."

 

Die Anmeldung wurde im Rahmen der vorläufigen internationalen Prüfung durch die Aufnahme der "V-förmigen Seitenwände" in den Hauptanspruch eingeschränkt, um sie gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen. Der besagte Hinweis, dass alternativ auch andere Querschnittsgestaltungen verwendet werden können, blieb aber bis zur Patenterteilung in der Beschreibung. Er findet sich daher im Absatz 0019 der erteilten Patentschrift EP 1 259 105 B1. Im anschließenen Einspruchsverfahren wurde der Anspruch 1 noch etwas eingeschränkt, diese Gelegenheit hat die Patentinhaberin genutzt, um in Absatz 0019 den Halbsatz "though other cross sectional shapes may be provided" zu streichen, so dass dieser Absatz in der zuletzt veröffentlichten, neuen Patentschrift EP 1 259 105 B2 nicht mehr auftaucht.

Hier beginnt nun das Problem...

DIE AlS ÄQUIVALENT ANGEGRIFFENE AUSFÜHRUNGSFORM

Die als äquivalente Patentverletzung angegriffene Ausführungsform ist fast identisch gestaltet. Sie unterscheidet sich nur dadurch, dass ihre Seitenwangen U-förmig profiliert sind. Ein weiterer, allerdings patentrechtlich zunächst irrelevanter Unterschied besteht darin, dass die Verbindung bei der angegriffenen Ausführungsform geschützt in einer „Tasche“ der Grubberspitze zu liegen kommt, vgl. die nachfolgende Zeichnung.

Zeichnung der Verletzungsform: © Misselhorn

 

DER DREH- UND ANGELPUNKT DES RECHTSSTREITS

Die Patentinhaberin Kverneland vertritt sinngemäß den Standpunkt, dass eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel vorliegt, weil die U-förmige Profilierung technisch die gleiche Wirkung entfaltet wie die vom Wortlaut des Klagepatents verlangte V-förmige Profilierung.

Die Beklagte beruft sich hingegen darauf, dass die V-förmige Profilierung erst im Zuge des Patenterteilungsverfahrens in den Anspruch 1 aufgenommen worden ist, um sich gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen. Die V-förmige Profilierung stelle daher eine bewusste Auswahl dar, die nicht einfach dadurch überspielt werden kann, dass andere Profilierungen zur Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln erklärt werden.

Dabei verweist die Beklagte auf den Absatz 0019 der Patentschrift EP 1 259 105 B1 die für das Klagepatent in seiner ursprünglich erteilten Fassung veröffentlicht worden war. In besagtem Absatz 0019 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Führungsflächen V-förmig profiliert sein mögen, obwohl auch andere Querschnittsformen vorgesehen werden können, um zu verhindern, dass sich das Verschleißteil (hier in Gestalt der Grubberspitze) um seine Längsachse dreht.

Das Berufungsgericht hat diese Argumentation aufgegriffen und geurteilt, dass die Patentinhaberin sich mit der Aufnahme der V-Form in den Patentanspruch bewusst gerade auf diese Form des Querschnitts der Führungsanordnungen beschränkt habe, weshalb im vorliegenden Fall das dritte Äquivalenzkriterium durch die angegriffene U-Form nicht erfüllt werde.

Dieser Ansatz des Berufungsgerichts stützte sich u. a. auf die BGH-Entscheidung X ZR 16/09 – „Okklusionsvorrichtung“. Mit diesem Urteil hatte der BGH das dritte Äquivalenzkriterium wie folgt konkretisiert,:

 

Eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln ist in der Regel dann zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, wenn der Patentanmelder jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen hat.

 

Der BGH hat nun dem Gedanken eine Absage erteilt, dass die Maßstäbe seiner Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ auch auf einen Fall anzuwenden sind, wie er hier vorliegt.

Zunächst stellt der BGH die Frage in den Raum, ob der Hinweis darauf, dass auch andere Querschnittsformen vorgesehen werden können, um zu verhindern, dass sich das Verschleißteil (die Grubberspitze) um seine Längsachse dreht, im vorliegenden Fall überhaupt berücksichtigt werden kann - denn der Hinweis sei ja nur in der ursprünglich erteilten Patentschrift EP 1 259 105 B1 zu finden, während die Patentinhaberin diesen Hinweis im Zuge des Einspruchsverfahrens gestrichen habe, so dass er in der Zweitveröffentlichung  EP 1 259 105 B2 nicht mehr auftaucht (Näheres hierzu am Ende dieses Beitrags). 

Der BGH lässt diese Frage dann aber offen, da es hierauf nicht ankomme.

Entscheidend für den vorliegenden Fall soll laut des BGH vielmehr die Tatsache sein, dass das Klagepatent eben nicht zwei konkrete Alternativlösungen beschreibt – hier die V-förmigen Wände und dort die U-förmigen Wände zur Verhinderung eines Verdrehens. Stattdessen gibt das Klagepatent ausschließlich die V-förmigen Wände als konkrete Lösung an, verbunden mit dem für den BGH scheinbar „diffusen“ Hinweis, dass auch irgendwie anders gestaltete Wände eine Lösung erreichen können.

Dieser unkonkrete Hinweis, dass es auch anders geht, reicht nach Auffassung des BGH nicht aus.

Zur Begründung gibt der BGH an, dass die vom Berufungsgericht verfolgte Argumentationslinie im Endeffekt darauf hinausliefe, gleichwirkende Ausführungsformen (ähnlich den „foreseeable equivalents“ des amerikanischen Patentrechts) immer dann aus dem Schutzbereich auszuschließen, wenn der Patentinhaber erkannt hat oder erkennen konnte, dass für ein im Anspruch benanntes Lösungselement Austauschmittel denkbar sind, und es dennoch versäumt hat, auf eine Fassung des Patents hinzuwirken, bei der die Austauschmittel vom Wortsinn des Patentanspruchs umfasst worden wären.

Ein solcher Ansatz, so der BGH weiter, findet in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keine Grundlage und ist auch sachlich nicht zu rechtfertigen.

Hierzu führt der BGH aus:

Indem er ein bestimmtes Element der erfindungsgemäßen Lehre in bestimmter Weise konkretisiert, wie dies im Streitfall mit der Charakterisierung des Querschnitts der Führungsanordnungen als V-förmig geschehen ist, legt sich der Patentinhaber zwar stets auf eine technische Ausgestaltung fest, die dem Wortsinn dieser Konkretisierung entspricht. Eine solche Festlegung determiniert aber weder positiv noch negativ die Frage, ob sich aus fachmännischer Sicht gleichwirkende Austauschmittel als gleichwertig bzw. äquivalent) darstellen oder nicht.

Der jetzige Ansatz des BGH dürfte nicht einfach justiziabel sein, von der bisherigen Rechtssicherheit in Sachen "Äquivalenz" wird aller Voraussicht nach ein gutes Stück aufgegeben.

Aus Sicht eines Technikers hat der Ansatz zudem den Nachteil, dass er sehr formalistisch und daher den künftig Betroffenen nur schwer vermittelbar ist:

Gerade weil hier nur eine sehr simple mechanische Verbindung in Rede steht, führt der im Klagepatent in seiner ursprünglich erteilten Fassung zu findende Hinweis, dass statt der V-vorförmigen Querschnitte auch andere Querschnittsformen vorgesehen werden können, um zu verhindern, dass sich das Verschleißteil um seine Längsachse dreht, dazu, dass der Techniker unweigerlich sofort die Alternative halbrunder, U-förmiger oder T-förmig genuteter Seitenwände vor seinem inneren Auge hat.

Somit bleibt die etwas unbefriedigende Erkenntnis, dass der Ausgang des konkreten Falls davon abgehangen hat, dass der Verfasser der Patentanmeldung die konkreten Bilder, die ihm bei der Formulierung des Hinweises, dass statt der V-förmigen Querschnitte auch andere Querschnittsformen vorgesehen werden können, durch den Kopf gingen, zufällig nicht näher verbalisiert oder gar zeichnerisch dargestellt hat.

Gerade deswegen gibt die BGH-Entscheidung wichtigen Input für das Abfassen von Patentschriften: Sind Alternativen wichtig, dann sollte man sie so konkret wie möglich beschreiben und zu gegebener Zeit auch beide zum Gegenstand von Patentansprüchen machen - notfalls durch Teilung der Patentanmeldung. Halbherzige Beschreibungen von konkreten Alternativen oder ein liebloses „nebeneinander Auflisten von konkreten Alternativen“ ohne Umsetzung in konkrete Ansprüche sollten jeweils kritisch überdacht werden. In solchen Fällen kann es tatsächlich besser sein, von der konkreten Beschreibung weiterer Alternativen abzusehen.

 

ANMERKUNG DES VERFASSERS

Anlass zu weiterer Nachdenklichkeit gibt auch folgender Umstand: Der BGH zieht in Betracht, dass der in Absatz 0019 der erteilten Patentschrift EP 1 259 105 B1 zu findende Hinweis, dass die Führungsflächen V-förmig profiliert sein mögen, obwohl auch andere Querschnittsformen vorgesehen werden können, um zu verhindern, dass sich das Verschleißteil (hier in Gestalt der Grubberspitze) um seine Längsachse dreht, unbeachtlich sein könnte. Diese Unbeachtlichkeit könnte nach der Auffassung des BGH daraus resultieren, dass der Hinweis im Laufe des Einspruchsverfahrens gestrichen wurde und sich daher in der Patentschrift EP 1 259 105 B2 nicht mehr findet.

Dieser Gedanke wirft indes massive praktische Probleme auf, wenn man ihn bejahen würde.

Hier dürfte eine gravierende Lücke des Patentsystems zu Tage treten:

Verfolgt man den vom BGH angedachten Ansatz weiter und stellt sich auf den Standpunkt, dass der Hinweis in Absatz 0019 durch seine Streichung "der Verwertung bei der Auslegung des Klagepatents" entzogen ist, dann müsste man genau genommen im nächsten Schritt zu dem Schluss kommen, dass das Patent in seiner durch die Patentschrift EP 1 259 105 B2 verkörperten Form unzulässig erweitert und daher nicht rechtsbeständig ist.

In einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt wird man in künftigen, ähnlich gelagerten Fällen mit diesem Argument schwerlich Gehör finden. Denn hier herrscht durchweg die Direktive:

 

"Ausführungsformen, die aufgrund einer Anspruchseinschränkung nicht mehr in den Schutzbereich fallen, sind zu streichen".

 

Hinweisen des Einsprechenden auf die Handhabung im nationalen Verletzungsverfahren eines EPÜ-Mitgliedsstaates wird regelmäßig wenig Gewicht beigemessen - verständlicherweise, denn die Einzelheiten aus den nationalen Patentverletzungsverfahren entziehen sich naturgemäß der Kenntnis der Prüfer. Das macht die Sache zweischneidig, denn man ist dann darauf angewiesen, dass sich der BGH in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren der Sache annimmt und solche Fälle einer Streichung, mit der der Patentbeschreibung ein Auslegungshilfsmittel entzogen wird, wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt.

 

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