Rückstellungen wegen Patentverletzung, Markenverletzung oder Designverletzung
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"Rückstellung wegen Verletzung fremder Schutzrechte" ist ein Artikel von Dipl.-Ing. Martin Misselhorn, Patent- und Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, European Patent Attorney und zugelassener Vertreter beim für die EU zuständigen Unified Patent Court (UPC).
Schwerpunkt seit mehr als 20 Jahren: Patentverletzungsverfahren
Zuletzt fachlich geprüft: 24.08.2026
1. Das Wichtigste zur Rückstellung wegen Verletzung fremder Schutzrechte vorab zusammengefasst
In diesem Beitrag geht es um Rückstellungen wegen Verletzung fremder Schutzrechte: Die dann aufkommende Frage nach einer Rückstellung wird handelsrechtlich von § 249 HGB und steuerrechtlich von § 5, Abs. 3 EStG geregelt.
Steuerliche Rückstellungen wegen Patentverletzung können ab dem Zeitpunkt gebildet werden,
- von dem an bereits Ansprüche des Patentinhabers gegen den Steuerpflichtigen wegen Patentverletzung geltend gemacht worden sind, insbesondere mit einer Abmahnung wegen Patentverletzung,
- oder ab dem ernsthaft mit einer Inanspruchnahme des Steuerpflichtigen wegen Patentverletzung zu rechnen ist, wobei aber in diesem Fall nach drei Jahren ohne Inanspruchnahme wieder aufgelöst werden muss.
Sinngemäß Gleiches gilt für Steuerrückstellungen wegen einer Abmahnung wegen Designverletzung oder wegen einer Abmahnung wegen Markenverletzung sowie für Steuerrückstellungen wegen sonstiger Schutzrechtsverletzungen, etwa wegen wettbewerbswidriger Nachahmung oder Verstoßes gegen das Urheberrecht.
► Der nachfolgende Beitrag beleuchtet die Einzelheiten zur Frage der handelsrechtlichen und steuerlichen Rückstellung wegen Verletzung fremder Schutzrechte und erklärt, wie die Höhe der Rückstellungen in einem solchen Fall zu berechnen ist.
2. Die handelsrechtliche Rückstellung wegen Verletzung fremder Schutzrechte
Im Handelsrecht ist bekanntlich § 249 HGB einschlägig.
Die handelsrechtliche Rückstellung wegen einer Schutzrechtsverletzung (wie es etwa eine Patent-, Marken- oder Urheberrechtsverletzung ist) ist eine Rückstellung für eine ungewisse Verbindlichkeit nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB. Sie muss obligatorisch gebildet werden, wenn am Bilanzstichtag eine Inanspruchnahme durch den Inhaber des Schutzrechts wahrscheinlich ist und die wirtschaftliche Verursachung in der Vergangenheit liegt.
Mit Blick auf die wirtschaftliche Verursachung gilt: Die schädigende Handlung, also die patentrechtlich, markenrechtlich oder designrechtlich verbotene Handlung, muss vor dem Bilanzstichtag stattgefunden haben.
Mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme gilt: Es muss zum Bilanzstichtag objektiv wahrscheinlich sein, dass der Rechteinhaber den Betrieb wegen Patentverletzung, Markenverletzung oder dergleichen verklagt oder Schadensersatz fordert. Das Bestehen einer insoweit bloß theoretischen Gefahr ist nicht hinreichend.
Die handelsrechtlichen Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.
Mehr zur handelsrechtlichen Rückstellung... Weniger zur handelsrechtlichen Rückstellung…3. Die steuerrechtliche Rückstellung wegen Verletzung fremder Schutzrechte
Die Möglichkeiten einer steuerlich wirksamen Rückstellung werden durch § 5, Abs. 3 EStG kodifiziert. Steuerrechtlich dürfen Rückstellungen wegen Patentverletzung, ähnlich wie im Handelsrecht, erst dann gebildet werden, wenn
- bereits Ansprüche des Patentinhabers gegen den Steuerpflichtigen wegen Patentverletzung geltend gemacht worden sind
- oder wenn ernsthaft mit einer Inanspruchnahme des Steuerpflichtigen wegen Patentverletzung zu rechnen ist.
Abweichend vom HGB mit seiner Anordnung, dass die Rückstellungen erst aufgelöst werden dürfen, soweit der Grund hierfür entfallen ist, ordnet § 5 Abs. 3, Satz 2 EStG an, dass steuerliche Rückstellungen wegen Schutzrechtsverletzung nach Ablauf von 3 Jahren gewinnerhöhend aufgelöst werden müssen, wenn bis dahin noch keine Ansprüche wegen der Schutzrechtsverletzung geltend gemacht worden sind. In diesem Fall dürfen auch dann, wenn die Verletzung des gleichen Schutzrechts später wieder virulent wird, keine erneuten steuerlichen Rückstellungen gemacht werden. Hieraus wurde zeitweilig geschlossen, dass das Steuerrecht vom Grundsatz her einen engeren Zusammenhang zur Patentverletzung voraussetzt als das Handelsrecht.
Mehr zur steuerrechtlichen Rückstellung… Weniger zu steuerrechtlichen Rückstellung…4. Besonderheiten, die bei Rückstellungen wegen Schutzrechtsverletzungen zu beachten sind
a) Rückstellungen für Forderungen, die aus derzeit noch nicht zum Patent herangereiften Patentanmeldungen drohen
Nicht selten übersehen wird, dass im Patentrecht bei hinreichend konkreten Anhaltspunkten auch Rückstellungen für die Benutzung einer bloßen Patentanmeldung denkbar sind, d. h. für die Benutzung eines noch nicht erteilten Patents.
Patentgutachten
Manchmal ist es sinnvoll, erst einmal eine zweite Meinung einzuholen, ob wirklich eine Patentverletzung im Raum steht, bevor man über Rückstellungen nachdenkt. MEHR...
(Bild: MW-Patent)
Denn § 33 PatG verpflichtet denjenigen, der den Gegenstand einer bloßen Patentanmeldung benutzt, dazu, eine angemessene Entschädigung für die vor der Patenterteilung liegenden Benutzungshandlungen zu bezahlen.
Das gilt aber nur dann, wenn es später tatsächlich zur Erteilung des beantragten Patents kommt, in einem Umfang, der die vorherigen Benutzungshandlungen des Steuerpflichtigen abdeckt.
Das nachfolgende Praxisbeispiel erläutert die Rechtslage an einem (verfremdeten) Beispiel aus der langjährigen Praxis des Verfassers:
⚠️ Praxisbeispiel
Die Mandantin ist die Messgerätefabrik A. Sie stellt her und vertreibt ein spezielles Ultraschallmessgerät. Die Entwicklung wurde seinerzeit durch die Anfrage eines Kunden B im Jahr 2009 ausgelöst. Der Kunde B hatte zeitgleich auch gegenüber dem Messgerätehersteller C ein entsprechendes Messgerät angefragt. Bei dem Messgerätehersteller C handelt es sich um einen der schärfsten Konkurrenten der Mandantin, der auch schon mehrfach (bisher erfolglos) versucht hat, die Mandantin wegen Verletzung seiner Patente zu belangen.
Der Messgerätehersteller C war schneller und hat seine Entwicklung Ende 2009 zum Patent angemeldet.
Die Mandantin, also die Messgerätefabrik A, konnte ihr Gerät erst im Jahr 2011 fertig entwickeln und ist seit Ende 2011 damit auf dem Markt.
Dabei hat die Mandantin im Jahr 2012 entdeckt, dass der konkurrierende Messgerätehersteller C ein Patent für das neue Messgerät angemeldet hat. Bei der Mandantin, also in der Messgerätefabrik A, hielt man allerdings das, was C zum Patent angemeldet hatte, nicht für patentfähig.
Überraschenderweise wird C Ende 2014 doch das Patent erteilt und das erteilte Patent deckt auch das Messgerät ab, welches A bereits seit Ende 2011 vertreibt. C geht nun aus dem erteilten Patent gegen A vor und fordert nicht nur Unterlassung und Schadensersatz, sondern auch Entschädigung gem. § 33 PatG für die Messgeräte, die A von 2011 bis zur Patenterteilung im Jahr 2014 umgesetzt hat.
In dieser Sitation war A gut beraten, dass nach der Entdeckung der Tatsache, dass C ein Patent angemeldet hatte, welches auch das Messgerät von A abdeckt, von A Rückstellungen gebildet wurden - gegenüber dem Finanzamt mit der Begründung, dass ernsthaft mit einer Inanspruchnahme auf der Basis des besagten Patents zu rechnen ist, weil der Messgerätehersteller schon früher wiederholt den Versuch unternommen hat, seine Patente klageweise gegen die Mandantin, also gegen A, durchzusetzen...
b) Wie berechnet man bei Schutzrechtsverletzungen die Höhe der Rückstellungen?
Liegen die an späterer Stelle noch näher erläuterten gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rückstellung vor, dann können jedenfalls Rückstellungen für den im Falle einer Inanspruchnahme durch den Patentinhaber fälligen Schadensersatz gebildet werden.
Es ist mittlerweile steuerrechtlich anerkannt, dass für die Berechnung der zurückzustellenden Schadensersatzsumme diejenige der bei Schutzrechtsverletzungen üblichen Berechnungsmethoden Anwendung finden kann, die eine höhere Summe ergibt, vgl. das unter dem Az. I R 6/68 ergangene Urteil des BFH. Das ist meist die sog. Methode der "Herausgabe des Verletzergewinns". Demnach hat der Verletzer einen bestimmten Teil seines mit den patentverletzenden Produkten erzielten Gewinns herauszugeben. Wurde kein oder nur ein geringer Gewinn gemacht, dann kommt die Methode der sog. "Lizenzanalogie" in Betracht. Diese Methode besagt, dass der Patentverletzer jedenfalls Schadensersatz in Höhe angemessener Lizenzgebühren zu zahlen hat.
Wo bisher nur wegen Patentverletzung abgemahnt wurde, gilt: Solange noch kein Gerichtsverfahren anhängig ist, sind zusätzliche steuerrechtlich wirksame Rückstellungen für die zu erwartenden, meist hohen Prozesskosten (Kosten für Anwälte, Gericht und Sachverständige) nicht möglich, vgl. BFH-Beschluss vom 11.11.2015, I B 3/15.
ABMAHNUNG WEGEN PATENTVERLETZUNG
Für eine Abmahnung wegen Patentverletzung wird hier eingehend erläutert, was derjenige beachten muss, der eine solche Abmahnung erhalten hat. Der Artikel ist die grundlegende "To-Do-Liste" zum Thema "Abmahnung"...
(Bild: MW-Patent)
In relativ vielen Fällen wird nicht daran gedacht, dass auch bei den gewerblichen Abnehmern des wegen Patentverletzung in Anspruch Genommenen erheblicher weiterer Schaden entsteht, der bei der Bildung von steuerrechtlichen Rückstellungen einbezogen werden sollte.
⚠️ Praxisbeispiel
Die Firma Hämmer & Schraub GmbH hat 80.000 der samstäglichen Lackpflege dienende Autolack-Poliermaschinen aus China nach Deutschland importiert zum Nettoeinkaufspreis von 11,68 EUR / Stück. Diese Autolack-Poliermaschinen wurden von ihr für netto 15 EUR / Stück an den Einzelhändler Vivald GmbH & Co KG verkauft, der sie seinerseits deutschlandweit für 29,90 EUR / Stück an zumeist nicht gewerbliche Endkunden verkauft hat.
Die Firma Hämmer & Schraub GmbH wird daraufhin vom Poliergerätespezialisten ROTERFROSCH GmbH wegen Verletzung eines FROSCH-Patents abgemahnt und denkt nun daran, Rückstellungen zu bilden.
Der Steuerberater der Hämmer & Schraub GmbH weist zu Recht darauf hin, dass
- bei der Berechnung und Begründung der Rückstellungen von der Schadensersatzforderung auszugehen ist, die die ROTERFROSCH GmbH direkt gegenüber der Hämmer & Schraub GmbH geltend machen kann und dann
- daran zu denken ist, die weitere (viel größere) Schadensersatzforderung hinzuzuaddieren, die die ROTERFROSCH GmbH gegenüber der gewerblichen und daher ebenfalls wegen Patentverletzung in Anspruch zu nehmenden Abnehmerin Vivald GmbH & Co. KG geltend machen kann und für die die Vivald GmbH und Co. KG dann ja bei der Hämmer & Schraub GmbH Regress nehmen wird.
- Solange die Sache noch nicht bei Gericht anhängig ist, können noch keine steuerlichen Rückstellungen für Gerichtskosten, Anwaltskosten und gerichtliche Sachverständige geltend gemacht werden.
Ein weiterer für die steuerrechtlichen Rückstellungen bedenkenswerter Punkt sind die wirtschaftlichen Folgen des patent-, marken und designrechtlich geregelten Rückrufs- und Vernichtungsanspruchs, den der Schutzrechtsinhaber gegenüber dem Schutzrechtsverletzer hat. Je nach Lage des Einzelfalles drohen hier Kosten, die den Schadensersatzanspruch deutlich übersteigen können.
⚠️ Praxisbeispiel
Die mittelständische Blitz GmbH mit 300 Mitarbeitern vertreibt als eines von vielen Professional-Produkten seit 1,5 Jahren sehr erfolgreich von ihr aus Fernost importierte, mobile Hochleistungs-Baustromgeneratoren an deutsche Straßenbauunternehmen.
Die Blitz GmbH wird von der Firma IMENS Power Generation GmbH abgemahnt, weil die spezielle Ankerwicklung dieser Generatoren gegen ein IMENS-Patent verstößt.
IMENS macht in der gekonnt abgefassten Abmahnung zu Recht geltend, dass alle bisher ausgelieferten, von dem Patent betroffenen Baustromgeneratoren gegen Erstattung des Verkaufspreises vom jeweiligen Straßenbauunternehmen zurückgerufen und dann unter Aufsicht der IMENS komplett vernichtet werden müssen - weil das jeweilige, stets gewerblich handelnde Straßenbauunternehmen den Generator aus patentechtlichen Gründen nicht benutzen darf und ein Umbau in einen nicht patentverletzenden Zustand nicht realistisch möglich ist.
Betroffen sind 554 bisher ausgelieferte Baustromgeneratoren mit einem Verkaufspreis von je 8.540 € (netto) und einem Einkaufspreis von je 3.900 € (netto).
Der Steuerberater der Blitz GmbH empfiehlt, auch diesen Sachverhalt bei der Berechnung der steuerlichen Rückstellungen zu berücksichtigen.
c) Rückstellungen wegen Gebrauchsmusterverletzung
Für denjenigen, dem eine Abmahnung wegen Gebrauchsmusterverletzung auf den Tisch gekommen ist, stellt sich die Frage, ob wohl auch ein Gebrauchsmuster steuerliche Rückstellungen rechtfertigt. Anlass zu diesem Gedanken gibt die Tatsache, dass es sich ja bei einem Gebrauchsmusterrecht nur um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt, dessen Rechtsbeständigkeit (und damit auch dessen Fähigkeit, Schadensersatzansprüche zu generieren) ja bei Streitbeginn zunächst oft noch völlig offen zu sein scheint.
Allerdings steht ein Gebrauchsmusterrecht insoweit einem Designrecht um nichts nach.
Denn auch ein Designrecht ist ein bloßes Registerrecht, das ohne materiellrechtliche Prüfung in das Designregister eingetragen wird und damit anspruchsbegründend ist - solange, bis ein anderer die mangelnde Rechtsbeständigkeit nachgewiesen hat.
Angesichts dessen besteht kein Zweifel daran, dass auch bei "bloßer" Gebrauchsmusterverletzung Rückstellungen gebildet werden können bzw. unter dem HGB zu bilden sind.
5. Die steuerrechtskonforme Auflösung einer Rückstellung
Das Steuerrecht schreibt vor, dass eine Rückstellung wegen Patentverletzung spätestens in der Bilanz des dritten auf ihre erstmalige Bildung folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend aufzulösen ist, wenn der verletzte Patentinhaber oder sein ausschließlicher Lizenznehmer bis dahin keine Ansprüche geltend gemacht hat, vgl. auch R 5.7, Abs. 10 EStR.
Dabei spielt es keine Rolle, dass eine Patentverletzung typischerweise kein einzelner Akt ist, sondern der laufende Vertrieb kontinuierlich zu Verletzungen ein und desselben Patents führt. Denn es ist herrschende Rechtsprechung, dass es bei einer mehrfachen Verletzung desselben Schutzrechts für die Berechnung der Dreijahresfrist gem. § 5, Abs. 3, Satz 2 EStG auf die erste Verletzung ankommt.
Hat also ein Steuerpflichtiger in der Bilanz des Jahres 2024 erstmals Rückstellungen wegen Patentverletzung gebildet, dann hat er diese in der Bilanz des Jahres 2027 aufzulösen, wenn er bis dahin vom Patentinhaber noch immer nicht in Anspruch genommen worden ist. Die Tatsache, dass vor dem Ablauf des Jahres 2027 von den der dreijährigen Regelverjährungsfrist unterliegenden Ansprüchen wegen Patentverletzung noch nicht einmal die Ansprüche aus dem Jahr 2024 verjährt sind, spielt dabei steuerrechtlich keine Rolle.
Die erneute Bildung von Rückstellungen wegen Verletzung dieses Patents kommt erst wieder in dem Moment infrage, in dem der Steuerpflichtige vom Patentinhaber konkret in Anspruch genommen wird.
6. Fazit
Die Berechnung des im "worst case" wegen Patentverletzung, Markenverletzung oder Designverletzung an den Schutzrechtsinhaber als Schadensersatz vom Steuerpflichtigen herauszugebenden Verletzergewinns folgt sehr facettenreichem Richterrecht.
Dieses Richterrecht muss man kennen, um wirklich belastbar rechnen und dabei auch die Gestaltungsspielräume des steuerpflichtigen Verletzers ausschöpfen zu können.
Gerne unterstütze ich Sie mit meiner über 20-jährigen Erfahrung mit Schutzrechtsverletzungsprozessen und der sich meist diesen anschließenden Berechnung des Verletzergewinns.
Ihr
Patent- und Rechtsanwalt
Martin Misselhorn
Abmahnung wegen Gebrauchsmuster-Verletzung
Wer wegen einer Gebrauchsmusterverletzung abgemahnt worden ist, sollte bei der Reaktion auf die Abmahnung auch die Besonderheiten des Gebrauchsmusterrechts beachten...
Abmahnung wegen Markenverletzung
Die Abmahnung wegen Markenverletzung lässt sich ab und an auch in scheinbar eindeutigen Fällen abwehren, wenn man aufgrund der tagtäglichen Befassung mit der Materie die Feinheiten des Markenrechts kennt...
(Bild: Michael Atranias Zimmer, PixaBay)
Abmahnung wegen Designverletzung
Eine Abmahnung wegen Designverletzung stellt eine spezielle Herausforderung dar. Die Beurteilung, ob der ästhetische Gesamteindruck der Designs wirklich so ähnlich ist, dass von einer Verletzung gesprochen werden kann...