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RÜCKSTELLUNG WEGEN PATENTVERLETZUNG

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IM FOKUS

Die Rückstellung wegen Patentverletzung, Markenverletzung oder Designverletzung. Im Falle der Markenverletzung oder Patentverletzung usw. muss oder kann eine Rückstellung gebildet werden, handelsrechtlich nach § 249 HGB und steuerrechtlich nach § 5 Abs. 3 EStG.  Beim Thema "Rückstellung wegen Patentverletzung" gilt es, einiges zu beachten. Einzelheiten zur Frage der handelsrechtlichen und steuerlichen Rückstellung bei Patentverletzung oder Markenverletzung beleuchtet der nachfolgende Beitrag, der aus der Perspektive des auf Patentverletzungen spezialisierten Patent- und Rechtsanwalts verfasst ist:

RÜCKSTELLUNGEN AUCH FÜR PATENTANMELDUNGEN

Vorab ist anzumerken, dass im Patentrecht bei hinreichend konkreten Anhaltspunkten auch Rückstellungen für die Benutzung einer bloßen Patentanmeldung denkbar sind, d. h. für die Benutzung eines noch nicht erteilten Patents.

Denn § 33 PatG verpflichtet denjenigen, der den Gegenstand einer bloßen Patentanmeldung benutzt, dazu, eine angemessene Entschädigung für die vor der Patenterteilung liegenden Benutzungshandlungen zu bezahlen.

Das gilt aber nur dann, wenn es später tatsächlich zur Erteilung des beantragten Patents kommt, in einem Umfang, der die vorherigen Benutzungshandlungen des Steuerpflichtigen abdeckt.

Das nachfolgende Praxisbeispiel erläutert die Rechtslage an einem (verfremdeten) Beispiel aus der langjährigen Praxis des Verfassers:

Praxisbeispiel

Die Messgerätefabrik A stellt her und vertreibt ein spezielles Ultraschallmessgerät. Die Entwicklung wurde seinerzeit durch die Anfrage eines Kunden B im Jahr 2009 ausgelöst. Der Kunde B hatte zeitgleich auch gegenüber dem Messgerätehersteller C ein entsprechendes Messgerät angefragt.

Der Messgerätehersteller C war schneller und hat seine Entwicklung Anfang 2010 zum Patent angemeldet. Die Messgerätefabrik A konnte ihr Gerät erst im Jahr 2011 fertig entwickeln und ist seit Ende 2011 damit auf dem Markt. Dabei hat die Messgerätefabrik A im Jahr 2012 entdeckt, dass der konkurrierende Messgerätehersteller C ein Patent für das Messgerät angemeldet hat. In der Messgerätefabrik A hielt man allerdings das, was C zum Patent angemeldet hatte, nicht für patentfähig.

Überraschenderweise wird C Ende 2014 doch das Patent erteilt und das erteilte Patent deckt auch das Messgerät ab, welches A bereits seit Ende 2011 vertreibt. C geht nun aus dem erteilten Patent gegen A vor und fordert nicht nur Unterlassung und Schadensersatz, sondern auch Entschädigung gem. § 33 PatG für die Messgeräte, die A von 2011 bis zur Patenterteilung im Jahr 2014 umgesetzt hat.

In dieser Sitation war A gut beraten, wenn nach der Entdeckung der Tatsache, dass C ein Patent angemeldet hat, welches auch das Messgerät von A abdeckt, von A Rückstellungen gebildet wurden.

WOFÜR KÖNNEN RÜCKSTELLUNGEN GEBILDET WERDEN

Liegen die an späterer Stelle noch näher erläuterten gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rückstellung vor, dann können jedenfalls Rückstellungen für den im Falle einer Inanspruchnahme durch den Patentinhaber fälligen Schadensersatz gebildet werden

Auch steuerrechtlich ist anerkannt, dass für die Berechnung der zurückzustellenden Schadensersatzsumme die höhere der hierfür bei Patentverletzungen gebräuchlichen Berechnungsmethoden angewandt werden kann, vgl. das unter dem Az. I R 6/68 ergangene Urteil des BFH. Das ist meist die sog. Methode der "Herausgabe des Verletzergewinns". Demnach hat der Verletzer einen bestimmten Teil seines mit den patentverletzenden Produkten erzielten Gewinns herauszugeben. Wurde kein oder nur ein geringer Gewinn gemacht, dann kommt die Methode der sog. "Lizenzanalogie" in Betracht. Diese Methode besagt, dass der Patentverletzer jedenfalls Schadensersatz in Höhe angemessener Lizenzgebühren zu zahlen hat.

Wo bisher nur wegen Patentverletzung abgemahnt wurde gilt: Solange noch kein Gerichtsverfahren anhängig ist, sind steuerrechlich wirksame Rückstellungen für die zu erwartenden Prozesskosten (Kosten für Anwälte, Gericht und Sachverständige) nicht möglich.

DIE RÜCKSTELLUNG IM HANDELSRECHT

Beim Thema "Rückstellungen wg. Patentverletzung oder Markenverletzung" sind zunächst die entscheidenden Unterschiede zwischen dem Handelsrecht und dem Einkommensteuerrecht zu beachten.

Im Handelsrecht ist bekanntlich § 249 HGB einschlägig. Rückstellungen sind demnach für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Die handelsrechtlichen Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist. Handelsrechtlich kommen in Fällen der Patentverletzung Einzelrückstellungen oder Pauschalrückstellungen in Betracht, die sich im Regelfall an den im Patentrecht üblichen Schadenersatzberechnungen nach der Methode der Lizenzanalogie oder des herauszugebenden Verletzergewinns orientieren.

Für die Berechnung einer Rückstellung durch den Kaufmann kommen vom Grundatz her drei Methoden infrage: Die Einzelrückstellung, die Pauschalrückstellung und die Berechnung der Rückstellung nach der gemischten Methode. In der Praxis hat bei einer Patentverletzung vor allem die Methode der Pauschalrückstellung paktische Bedeutung.

Einzelrückstellung

Die Berechnungsmethode der Einzelrückstellung ist im Zusammenhang mit den sogenannten Garantiefällen entwickelt worden. Sofern bis zum Bilanzstichtag bereits konkrete Garantiefälle bekannt geworden sind, etwa weil bereits konkrete Reklamationen vorliegen, ist hierfür eine Einzelrückstellung zu bilden. Bei der Berechnung, welcher Betrag zurückzustellen ist, ist zu berücksichtigen, welcher finanzielle Aufwand erforderlich sein wird, um den Gewährleistungsanspruch des Kunden zu erfüllen.

Bei Patentverletzung wird diese Methode vor allem dann in Betracht kommen, wenn der Kaufmann bereits vom Patentinhaber wegen Patentverletzung angegriffen worden ist.

Pauschalrückstellung

In allen anderen Fällen, in denen der Patentinhaber noch keine Ansprüche gegen den Kaufmann wegen Patentverletzung erhoben hat, ist die Bildung einer Pauschalrückstellung wegen Patentverletzung das Mittel der Wahl. Um eine solche Pauschalrückstellung vornehmen zu können, ist es erforderlich, dass der Kaufmann aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, in Anspruch genommen zu werden, oder dass sich aus der branchenmäßigen Erfahrung und der individuellen Gestaltung des Betriebs die Wahrscheinlichkeit ergibt, in Anspruch genommen zu werden. Hierbei kommt es allein darauf an, ob aus objektiver kaufmännischer Sicht eine tatsächliche Inanspruchnahme zu erwarten ist.

Die gemischte Methode

Bei der gemischten Methode werden Einzelrückstellungen für bereits konkret bekannt gewordene Gewährleistungsfälle gebildet. Zusätzlich wird für noch nicht gerügte Mängel eine pauschale Rückstellung gebildet. Dieses Verfahren findet im Falle einer Patentverletzung nur höchst selten Anwendung – etwa dann, wenn der Patentinhaber bislang nur einen Teil der Patentverletzungen erkannt hat, derer sich der Kaufmann schuldig gemacht hat. Hier ist etwa an den Fall zu denken, dass das Unternehmen bzw. der Kaufmann bislang nur im Hinblick auf sein Produkt Typ1 wegen Patentverletzung angegriffen ist, während der Patentinhaber noch gar nicht erkannt hat, dass auch das Produkt Typ 2 dieses Unternehmens sein Patent verletzt.

DIE RÜCKSTELLUNG IM STEUERRECHT

Die Möglichkeiten einer steuerlich wirksamen Rückstellung werden durch § 5 Abs. 3 EStG gegenüber dem Handelsrecht eingeschränkt. Steuerrechtlich dürfen Rückstellungen wegen Patentverletzung erst dann gebildet werden, wenn

  • bereits Ansprüche des Patentinhabers gegen den Steuerpflichtigen wegen Patentverletzung geltend gemacht worden sind
  • oder wenn ernsthaft mit einer Inanspruchnahme des Steuerpflichtigen wegen Patentverletzung zu rechnen ist.

Hieraus ist zu schließen, dass das Steuerrecht vom Grundsatz her einen engeren Zusammenhang zur Patentverletzung voraussetzt als das Handelsrecht.

Indes ist der Bundesfinanzhof der ursprünglich sehr strengen Auslegung des § 5 Abs. 3 EStG durch die Finanzbehörden entgegengetreten.

Aus einem unter dem Aktenzeichen IV R 33/05 im Jahr 2006 veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) ergibt sich, dass nicht etwa erst dann ernsthaft mit einer Inanspruchnahme wegen Patentverletzung zu rechnen ist, wenn der Steuerpflichtige darlegen und beweisen kann, dass die Patentverletzung dem Patentinhaber bereits bekannt geworden ist oder bewiesen werden kann, dass die Entdeckung der Patentverletzung unmittelbar bevorsteht.

Im Gegenteil, der BFH ist der Auffassung, dass immer dann, wenn objektiv nachweisbar dem Grunde nach eine Verbindlichkeit wegen Patentverletzung besteht, unter Kaufleuten davon ausgegangen werden kann, dass die Geltendmachung des Anspruchs durch den Patentinhaber bzw. Gläubiger auch wahrscheinlich ist.

Zugleich hat der BFH bereits grob skizziert, unter welchen Umständen nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme wegen Patentverletzung zu rechnen ist:

Hieran kann es zum Beispiel dann fehlen, wenn der Patentinhaber wegen seiner finanziellen Abhängigkeit vom Patentverletzer oder wegen seiner sehr engen Geschäftsbeziehungen zum Patentverletzer auf Ansprüche wegen der Patentverletzung verzichtet hat oder naheliegt, dass er diese zumindest nicht verfolgt. Das sind in der Praxis vor allem solche Fälle, die sich unter dem Schlagwort "Zulieferer-Patent" zusammenfassen lassen. Ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell z. B. ganz wesentlich darauf aufbaut, einen großen Automobilhersteller mit Hightech-Fahrwerkskomponenten zu beliefern, wird sich davor hüten, sein entsprechendes Patent gegen den Automobilhersteller durchzusetzen.

Im Übrigen ist laut des BFH auch dann nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme wegen Patentverletzung zu rechnen, wenn der Patentinhaber keine Kenntnis von der Patentverletzung erlangen kann.

Dieser letztgenannte Ansatz des BFH stammt ersichtlich noch aus der Zeit, bevor die sogenannte Besichtigungsverfügung auf breiter Front in das Patentrecht Eingang gefunden hat. Heute ermöglicht diese Besichtigungsverfügung im Falle eines konkreten Verdachts der Patentverletzung, mit gerichtlicher Hilfe auch hinter verschlossene Werkstore zu blicken, um aufzuklären, ob wirklich eine Patentverletzung vorliegt. Es gibt also kaum noch einen Fall, in dem der Patentinhaber eine Patentverletzung überhaupt nicht feststellen kann. Dennoch hat dieser Ansatz des BFH nach wie vor seine praktische Bedeutung. Man wird ihn auf all diejenigen Fälle auszudehnen haben, in denen nur eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Patentverletzung entdeckt wird.

Typischerweise sind das Fälle, in denen beispielsweise das Patent ein Verfahren schützt und dieses Verfahren ausschließlich hinter verschlossenen Werkstoren stattfindet, sofern der Steuerpflichtige gleichzeitig sehr vorsichtig ist und beispielsweise auch in seiner Werbung keinerlei brauchbare Anhaltspunkte dafür preisgibt, die einen Anfangsverdacht wegen Patentverletzung stützen könnten und es dem Patentinhaber daher ermöglichen, eine Besichtigungsverfügung zu erwirken.

AUFLÖSUNG DER RÜCKSTELLUNG NACH EStG

Das Steuerrecht schreibt vor, dass eine Rückstellung wegen Patentverletzung spätestens in der Bilanz des dritten auf ihre erstmalige Bildung folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend aufzulösen ist, wenn der Patentverletzer bis dahin keine Ansprüche geltend gemacht hat, vgl. auch R 5.7 Abs. 10 EStR.

Dabei spielt keine Rolle, dass eine Patentverletzung typischerweise kein einzelner Akt ist, sondern der laufende Vertrieb kontinuierlich zu Verletzungen ein und desselben Patents führt. Denn es ist herrschende Rechtsprechung, dass es bei einer mehrfachen Verletzung desselben Schutzrechts für die Berechnung der  Dreijahresfrist gem. § 5 Abs. 3, Satz 2 EStG auf die erste Verletzung ankommt.

Hat also ein Steuerpflichtiger in der Bilanz des Jahres 2011 erstmals Rückstellungen wegen Patentverletzung gebildet, dann hat er diese in der Bilanz des Jahres 2014 aufzulösen, wenn er bis dahin vom Patentinhaber noch immer nicht in Anspruch genommen worden ist. Die Tatsache, dass vor dem Ablauf des Jahres 2014 von den der dreijährigen Regelverjährungsfrist unterliegenden Ansprüchen wegen Patentverletzung noch nicht einmal die Ansprüche aus dem Jahr 2011 verjährt sind, spielt dabei steuerrechtlich keine Rolle.

Die erneute Bildung von Rückstellungen wegen Verletzung dieses Patents kommt erst wieder in dem Moment infrage, in dem der Steuerpflichtige vom Patentinhaber konkret in Anspruch genommen wird.

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